Saltar al contingut

“Double patenting” a l’EPO: què hi ha de nou?

26 · 02 · 19 - ABGexperts - ABG IP

Aquesta entrada també està disponible en: English Español

El terme “double patenting” es refereix a una situació en què un sol·licitant intenta obtenir dues o més patents separades que reivindiquen la mateixa matèria.

Les Directrius per a l’examen a l’OEP diuen que “és un principi acceptat en la majoria dels sistemes de patents que dues patents no es poden concedir al mateix sol·licitant per a una invenció” (veure G, IV, 5.4) i, tot i que la prohibició de “double patenting” no té cap base legal explícita en el Conveni sobre la Patent Europea (CPE), a la pràctica els examinadors de l’OEP tendeixen a seguir els principis establerts en les decisions G 1/05 i G 1/06, en les que la Cambra de Recursos va decidir que calia prohibir el “double patenting” perquè el sol·licitant “no tenia un interès legítim en els procediments que van donar lloc a la concessió d’una segona patent respecte a la mateixa matèria per la qual ja tenia una patent”.

La prohibició del “double patenting” pot aplicar-se a tres tipus de combinacions de sol·licituds de patent europees del mateix sol·licitant: dues sol·licituds presentades el mateix dia, sol·licituds mare i les seves divisionals, o una sol·licitud i la sol·licitud de la que reivindica la prioritat.

Les cambres de recursos de l’OEP han tractat en diverses ocasions les situacions esmentades anteriorment, resultant en resolucions contradictòries. Per exemple, en relació amb el tercer escenari, a T 1423/07 la cambra de recursos va observar que el “double patenting” no estava prohibit per a les sol·licituds europees que reivindiquen una prioritat europea degut al clar interès legítim del sol·licitant en el mes llarg termini de protecció que es pot aconseguir amb la sol·licitud mes tardana, tenint en compte el fet que es la data de sol·licitud, i no la data de prioritat, la data rellevant per a calcular el termini de 20 anys de durada de la patent. Per contra, a T307/03 es va sostenir que l’article 60 del CPE (que estableix el dret de l’inventor d’una patent europea a una, i només a una, patent europea) impedeix el “double patenting” fins i tot en casos de prioritat interna.

A la llum d’aquestes posicions divergents, ens complau veure que la Cambra Tècnica de Recursos a T 0318/14 ha referit ara les següents preguntes a la Alta Cambra de Recursos (EBA) (minutes aquí):

1. Pot denegar-se una sol·licitud de patent europea segons l’article 97(2) de l’EPC si reivindica la mateixa matèria que una patent europea concedida al mateix sol·licitant que no forma part de l’estat de tècnica d’acord amb l’article 54(2) i (3) del CPE?

2.1. Si la resposta a la primera pregunta és afirmativa, quines són les condicions per a aquesta denegació i s’apliquen condicions diferents en el cas que es la sol·licitud de patent europea sota examen s’hagi presentat:

a) en la mateixa data que la patent ja concedida, o

b) com a sol·licitud divisional europea (article 76(1) EPC) de la patent ja concedida, o

c) reivindicant la prioritat (article 88 EPC) de la patent europea ja concedida?

2.2. En particular, en aquest darrer cas, té un sol·licitant un interès legítim en la concessió de la sol·licitud de patent europea (posterior), tenint en compte que la data de sol·licitud i no la data de prioritat és la data rellevant per al càlcul del termini de la patent europea segons l’article 63(1) EPC?

La decisió de l’EBA és esperada amb molt interès. ABG-IP us mantindrà informat de qualsevol novetat referent al progrés del cas.

Com sempre, si us interessa més detalls sobre aquest tema, us recomanem que contacteu amb nosaltres.

Enrere “double patenting” a l’epo: què hi ha de nou?