El 1 de enero de 2022 han entrado en vigor las nuevas Directrices para el examen y juicio de marcas en China (disponibles aquí, pero solo en chino por el momento) con el objetivo de estandarizar los procedimientos de examen y juicio de marcas y asegurar la aplicación uniforme de las leyes correspondientes. Este documento es el manual de referencia para todos los usuarios del sistema de marcas del país asiático y su anterior edición databa de 2016.
Como ya ocurriera con la reforma de la cuarta enmienda a la Ley China de Marcas, el nuevo documento pone el foco en las solicitudes de marca de mala fe, pero también amplía la información sobre la extensión de la protección en el país comunista haciendo uso del Sistema de Madrid.
Pero, ¿cuáles son las particularidades del sistema chino de registro de marcas?. En este artículo tratamos de recoger todas sus claves.
La protección de las marcas de empresas extranjeras en China
La internacionalización de la economía de mercado de China durante la última década lo ha convertido en uno de los países más interesantes para invertir. El crecimiento empresarial y el desarrollo económico que este país ha experimentado en los últimos años hacen de China un mercado atractivo para los vendedores extranjeros. Las autoridades públicas chinas son conscientes del papel y la importancia que desempeña la propiedad intelectual en el desarrollo socioeconómico del país y han adoptado muchas medidas para mejorar la protección en su país. Las medidas que han entrado en vigor el 1 de noviembre de 2019 son prueba de ello.
Las empresas extranjeras saben cuál es la importancia de la segunda economía más grande del mundo y, también, de su mala reputación a nivel mundial en cuanto a copias y falsificaciones, y han comenzado a invertir en la protección de sus marcas en China. Según datos de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (por sus siglas en inglés, WIPO), en abril de 2016, el 10,68% de todos los registros de marcas chinos válidos fueron presentados por empresas extranjeras.
El sistema “first-to-file” y sus riesgos
Aquellas compañías que venden sus productos u ofrecen sus servicios en este país necesitan obtener el registro de marcas en China para evitar que otros obtengan esos derechos de marca con anterioridad.
La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) realiza un examen ex officio de la exigencia de marcas idénticas o similares registradas con anterioridad. Esto significa que la existencia de derechos similares puede impedir el registro de una marca y, por tanto, la presentación debe hacerse lo antes posible.
Dado que las marcas no registradas no están reconocidas en virtud de la Ley de Marcas de China, el titular de la marca será el que presente primero la solicitud de marca, lo que convierte a China en un sistema “first-to-file”.
Por lo tanto, nuestra recomendación es que las empresas presenten sus solicitudes de marcas en China si tienen previsto utilizar la marca en este país a fin de evitar que un competidor obtenga primero la protección de la marca.
Fabricar sin vender en China: ¿es necesario registrar la marca?
También vale la pena mencionar que, a pesar de que la mayoría de las empresas entienden que es necesario proteger sus marcas en China cuando venden sus productos en este país, muchas de ellas ignoran que también es necesario obtener la protección de las marcas si el proceso de fabricación se lleva a cabo en China. Esto se debe a que en el sistema chino de marcas considera que una marca se utiliza en China aunque los productos no se vendan dentro del país y solo se fabriquen.
Por tanto, es muy recomendable solicitar el registro de la marca en China cuando se manufactura en este país porque el propio fabricante podría hacerlo y se beneficiaría del sistema “first-to-file” si se anticipa. Además, si la marca no está registrada en China, existe el riesgo de que las mercancías exportadas sean incautadas en la aduana por sospechosas de falsificación .
En consecuencia, nuestra recomendación es que, si una empresa extranjera pretende fabricar en China productos para su posterior exportación a terceros países, obtenga la protección previamente para evitar cualquier riesgo.
Los sistemas de registro en China
Existen dos formas de registrar una marca en China:
– el sistema nacional de registro
– el sistema de registro internacional
Esta segunda opción es la más aconsejable para los solicitantes extranjeros. Esto obedece a que si la marca se presenta directamente en China, la solicitud tendrá que presentarse a través de un abogado local chino y el idioma de la solicitud deberá ser el chino, en lugar del español, francés o el inglés.
Claves del sistema chino de registro de marcas
Independientemente de la forma de solicitar el registro de una marca en China, hay algunas cuestiones que se deben tener en cuenta:
Sistema multiclase
China ha adoptado la Clasificación Internacional de Niza, que abarca 34 clases de productos y 11 tipos de servicios.
Pero, además, el sistema chino de registro de marcas tiene subclases, una clasificación propia. Si el solicitante no escoge esa categoría, será el examinador quien lo haga. Por lo tanto, puede ocurrir que cuando no se escojan esas subclases no se obtenga una protección adecuada para los bienes o servicios.
Alcance de la protección
Hong Kong, Macao y Taiwán no están protegidos por una marca china. Estas regiones tienen un sistema jurídico diferente, y para obtener la protección, sería necesario presentar una solicitud de marca independiente.
Cancelación por no uso
La legislación china sobre marcas establece que si en los tres años siguientes al registro la marca no se ha utilizado durante tres años seguidos sin que exista justa, la misma podría estar sujeta a un procedimiento de cancelación
Marca en caracteres chinos
Dado que la gran mayoría de la población china no habla inglés, es importante obtener la protección para la marca en su versión china, es decir, a través de traducción, transliteración o mediante la elección de una nombre diferente para el mercado chino. De lo contrario, los consumidores chinos no podrán recordar la marca ni reconocerla y distinguirla de otras marcas. Por ejemplo, la transliteración china de “Starbucks” es “xing ba ke” (星巴克), y esta es la forma en la que la reconoce el público local.
Además, una marca registrada con caracteres romanos no está protegida automáticamente contra su uso o registro escrita en chino. Por lo tanto, además de registrar la marca en caracteres romanos, también es importante registrarla en caracteres chinos. Por lo general, las marcas con caracteres chinos se presentan directamente en China a través del sistema nacional.
Dado que elegir la versión china de una marca occidental podría ser difícil para nuestros clientes, siempre les ayudamos a decidir los caracteres chinos que mejor se adaptan a sus necesidades con la ayuda de nuestros asesores locales.
Procedimiento administrativo contra la marca de un tercero
La marca de un tercero puede ser impugnada antes y después de su registro.
– Antes del registro:
Se puede presentar un recurso ante la Administración Nacional China de Propiedad Intelectual (CNIPA por sus siglas en inglés) en los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de marca basados en derechos anteriores e intereses jurídicos
Desde el 1 de noviembre de 2019, cualquier persona puede presentar una oposición contra solicitudes de mala fe que también sea acorde a las modificaciones de la Ley de Marcas de China que entrarán en vigor esa fecha.
– Después del registro:
La marca puede ser anulada o revocada si la Junta de Revisión y Adjudicación de Marcas o la CNIPA la invalida o revoca.
Esa nulidad puede basarse en la existencia de derechos anteriores o en una reivindicación por mala fe. En el caso de las caducidades, pueden presentarse cuando la marca no se haya utilizado durante un período de tres años o cuando se pueda demostrar que esa marca se ha convertido en genérica en el mercado chino.
Todos estos puntos son aspectos clave que los solicitantes extranjeros deben tener en cuenta antes de solicitar la protección de una marca en China. La comprensión del sistema, sin duda, ayudará a los usuarios a obtener la protección adecuada para los productos y servicios que se pretenden registrar bajo una marca china.
¿Necesitas proteger una marca en China? Nuestro Departamento de Marcas puede ayudarte. Leer más
