Oposición a una patente europea ante la OEP

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Tras la concesión de una patente europea, terceras partes pueden impugnar dicha concesión con la finalidad de que ésta sea revocada o mantenida de forma modificada más limitada respecto al ámbito de protección conferido por la patente tal como se concedió.

Existen varias vías para la impugnación:

    • la vía centralizada y administrativa ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) mediante oposición, o
    • las vías judiciales ante los tribunales nacionales de cada uno de los países en los que la patente europea tenga efecto.

En este artículo vamos a tratar la vía centralizada de oposición ante la OEP.

Procedimiento de oposición ante la OEP

La principal ventaja de la vía centralizada de oposición ante la OEP es que es un único procedimiento para todos los países miembros del convenio de la patente europea en los que la patente tenga efecto, es decir, es un procedimiento generalizado cuyo resultado será de aplicación en todos los países. Esto permite reducir los costes y simplifica el procedimiento.

Una característica distintiva de las oposiciones ante la OEP es que la división de oposición, que es quien se encarga del examen de las oposiciones presentadas ante la OEP, está formada por tres examinadores con cualificación técnica. Esta división puede ampliarse con un cuarto examinador con cualificación legal si fuera necesario dada la naturaleza del caso.

¿Cuándo se puede presentar una oposición?

El plazo para presentar una oposición es de 9 meses tras la publicación de la mención de concesión en el Boletín Europeo de Patentes. Estratégicamente, para el oponente es recomendable presentar la oposición al final de los 9 meses, de modo que el titular tenga menos tiempo para preparar su respuesta.

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¿Cuáles son los motivos de oposición?

Los motivos de oposición son:

    • adición de materia,
    • falta de suficiencia de la descripción,
    • falta de novedad,
    • falta de actividad inventiva,
    • falta de aplicación industrial,
    • la materia reivindicada no puede considerarse una invención (por ejemplo, teorías científicas, métodos matemáticos, creaciones estéticas, regla para llevar a cabo actos mentales, juegos o negocios, programas de ordenador y presentación de información),
    • la materia reivindicada es una excepción a la patentabilidad (invenciones contrarias al orden público o a la moralidad, variedades de plantas o animales o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, método de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia y métodos de diagnóstico practicados sobre el cuerpo humano o animal).

Generalmente, los motivos de oposición más habituales suelen ser adición de materia, falta de novedad, falta de actividad inventiva y falta de suficiencia de la descripción.

Cabe señalar que la falta de claridad y la falta de unidad de invención no son motivos de oposición, si bien la primera puede convertirse en motivo de oposición si resultara de modificaciones en las reivindicaciones realizadas por el titular de la patente durante el procedimiento de oposición.

¿Cuáles son las etapas del procedimiento de oposición?

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Presentación

El procedimiento de oposición se inicia por parte de un tercero, el oponente, que presenta ante la Oficina Europea de Patentes un escrito de oposición exponiendo los motivos de oposición, aportando argumentos y evidencias (por ejemplo, evidencia bibliográfica y experimental), según sea necesario para soportar sus argumentos y realizando el pago de la tasa de oposición, que actualmente es de 815 €. Todas estas acciones deben realizarse dentro del plazo de los 9 meses tras la publicación de la mención de concesión en el Boletín Europeo de Patentes.

El oponente no puede ser anónimo, se tiene que identificar. No obstante, si un oponente no quiere que se conozca su identidad, puede presentar la oposición a nombre un “hombre de paja”, por ejemplo, un agente europeo de patentes.

Examen de admisibilidad

Tras la presentación de la oposición, la OEP examina la admisibilidad de la oposición, es decir, comprueba que

    • la oposición se haya presentado dentro del plazo establecido de 9 meses,
    • que se haya identificado de forma adecuada la patente a la que se presenta la oposición,
    • que el oponente y, en caso necesario, su representante se hayan identificado correctamente,
    • que se haya aportado el escrito de oposición con argumentos sustentado los ataques realizados, que habitualmente son ataques de falta de novedad, falta de actividad inventiva, falta de suficiencia de la descripción y/o adición de materia,
    • que se haya firmado el escrito de oposición, y
    • que se haya realizado el pago de la tasa de oposición.

Respuesta a la oposición

Si la oposición se considera admisible, la OEP traslada al titular de la patente el escrito de oposición y documentos adicionales aportados por el o los oponentes, y posteriormente le invita a responder a la oposición dentro de un plazo de 4 meses.

Con su respuesta, el titular puede presentar argumentos, así como evidencia experimental y bibliográfica para rebatir los ataques del oponente. El titular además puede presentar uno o más juegos de reivindicaciones modificadas, modificaciones de la descripción y/o figuras.

Las modificaciones realizadas deben estar basadas en el contenido de la solicitud de patente originalmente presentada, es decir, no pueden añadir nueva materia, y tampoco pueden extender el ámbito de protección de las reivindicaciones tal como se concedieron.

Otra restricción en la modificación de las reivindicaciones, descripción y/o figuras, es que éstas deben estar ocasionadas por un motivo de oposición aunque el oponente no haya invocado dicho motivo, es decir, no se pueden modificar las reivindicaciones, descripción y/o figuras para solventar una falta de claridad.

Traslado de la repuesta al oponente

A continuación la OEP traslada al oponente la respuesta presentada por el titular de la patente.

La división de oposición invitará a las partes (titular y oponente) tantas veces como considere necesario a responder a los escritos de la otra parte o a clarificar alguna cuestión. Estas invitaciones pueden llevar un plazo asociado para aportar una respuesta si la división de oposición lo considera conveniente.

Es muy importante tener en cuenta que se debería presentar el caso completo de oposición desde el inicio, ya que la admisión de cualquier hecho relevante, evidencia adicional, nuevos motivos de oposición o modificación de las reivindicaciones, descripción y figuras presentados con posterioridad queda a discreción de la división de oposición y podría no admitirlos. Para el oponente, esto implica presentarlo todo con el escrito de oposición y para el titular significa presentarlo junto con la respuesta al escrito de oposición.

Por ello, aunque no es obligatorio responder a los escritos de la parte contraria, si fuera necesario aportar nueva evidencia (bibliográfica o experimental) o modificaciones para responder, conviene hacerlo lo antes posible para evitar que la División de Oposición no admita dichas modificaciones o nueva evidencia.

Vistas orales

En general, las partes involucradas en un procedimiento de oposición solicitan una vista oral ante la División de Oposición.

Tradicionalmente, las vistas orales se realizaban de forma presencial en las oficinas de la OEP de Múnich o de La Haya. Con la pandemia del COVID-19, para no retrasar todos los procedimientos de oposición pendientes debido a las restricciones para viajar de las partes (titulares y representantes), en abril de 2020 la OEP puso en marcha un programa piloto para mantener las vistas orales por videoconferencia. Como resultado de este programa piloto inicial, el Presidente de la OEP decidió que a partir de enero de 2021 las vistas orales por videoconferencia ante las divisiones de oposición ya no dependerían del consentimiento de todas las partes y se convertirían en la opción predeterminada. Según una Decisión reciente del Presidente de la OEP, se procederá de este modo al menos hasta el 31 de mayo de 2022.

Junto con la convocatoria a vista oral, la División de Oposición también emite una comunicación en la que indica los puntos que considera relevantes para tomar una decisión y que se van a discutir en la vista oral así como su opinión preliminar y no vinculante. Al mismo tiempo, la división de oposición fija la fecha hasta la cual las partes (titular y oponente) podrán realizar aportaciones por escrito ya sean de argumentos, evidencia o modificaciones de las reivindicaciones, descripción y figuras. Normalmente esta fecha es de dos meses antes de la vista oral.

Durante la vista oral en sí, se discuten los puntos señalados por la División de Oposición de modo que tanto el titular como el oponente pueden presentar sus argumentos y responder a las objeciones o comentarios realizados por la parte contraria o por la división de oposición.

Todas las partes que intervienen durante la vista oral, es decir, los representantes del titular, del oponente y también la División de Oposición, deben estudiar el caso en profundidad ya que es imprescindible estar bien preparado. Durante la vista oral no hay tiempo para revisar los detalles del caso, la base legal o jurisprudencia que aplica a una situación o argumento particular, sino que todos estos conocimientos técnicos y legales deben haberse adquirido de antemano. Por ello, la preparación y experiencia del representante se pone de manifiesto en la vista oral. Sus conocimientos legales y técnicos, así como su experiencia y estrategia adoptada en la vista oral tienen un papel clave en el resultado de la oposición.

Tras considerar todos los argumentos y evidencia aportados por las partes durante el procedimiento completo de oposición, la división de oposición toma una decisión al final de la misma vista oral. Esta decisión puede ser o bien revocar la patente, o bien mantener la patente de forma modificada en base a alguno de los juegos de reivindicaciones modificados más limitados aportados por el titular o bien mantener la patente tal como se concedió.

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¿Qué se puede hacer si no estamos conformes con el resultado de la oposición?

El titular o el oponente que haya resultado afectado negativamente por la decisión de la división de oposición puede presentar un recurso ante las Cámaras de Recurso de la OEP para revisar esta decisión.

Probabilidad de éxito de una oposición

En el informe anual que la Oficina Europea publica cada año incluye una tasa de oposición, que es el porcentaje sobre el total de patentes europeas concedidas cuyo periodo de oposición expiró durante ese año para las cuales en ese plazo se presentó alguna oposición. Según los últimos datos publicados por la OEP correspondientes a 2020, la tasa de oposición a patentes europeas es del 2,4%.

En cuanto al resultado de las oposiciones, aproximadamente un tercio de las patentes se revocan, un tercio se mantienen de forma modificada y un tercio se mantienen tal como se concedieron.

Desde el año 2016, la OEP se ha comprometido a intentar que los procedimientos de oposición sean lo más rápidos posible para garantizar la seguridad jurídicas de todas las partes involucradas en el procedimiento de oposición y el público en general. Con este compromiso, la duración aproximada del procedimiento completo de oposición es de unos 15 meses. En 2020 ya se había alcanzado la duración fijada, con un tiempo medio de 15,5 meses.

¿Qué hace un agente europeo de patentes en los procedimientos de oposición?

La función del agente europeo de patentes en los procedimientos de oposición es representar a nuestros clientes, ya sean titulares u oponentes.

En todos los procedimientos ante la OEP es muy importante conocer a fondo los procedimientos, leyes, reglamentos y jurisprudencia que aplican tanto a cuestiones formales como sustantivas.

Como expertos en los procedimientos ante la OEP y con nuestra amplia formación técnica, los agentes europeos de patentes podemos asesorar a nuestros clientes sobre la estrategia a seguir, preparar los escritos de oposición o de respuesta, representar al titular u oponente a lo largo de todo el procedimiento, tanto en la parte escrita como en las vistas orales.

Recomendaciones para los procedimientos de oposición a patentes europeas

    • Presentar el caso completo de oposición desde el inicio para asegurar que se admita todo en el procedimiento. Para el oponente, esto implica presentarlo todo con el escrito de oposición y para el titular significa presentarlo junto con la respuesta al escrito de oposición.
    • Recurrir a un agente europeo de patentes con experiencia en oposiciones como representante para que pueda decidir en base a su experiencia qué información o argumentos conviene presentar, cuáles conviene no aportar, qué experimentos adicionales podrían fortalecer el caso, qué modificaciones de las reivindicaciones son las más adecuadas, etc.
    • En caso de ser titulares es importante compartir con el representante toda la información posible sobre la invención, incluyendo sus debilidades, si protege al producto comercial o si es una patente defensiva y a qué se podría renunciar en cuanto al ámbito de las reivindicaciones. Así, como representantes, podremos definir la estrategia a seguir de forma adecuada y plantear el caso de manera que tengamos las mayores expectativas de éxito de lograr mantener la patente tal como se concedió o mantenerla de forma modificada pero conservando una protección adecuada para los intereses comerciales del titular.
    • En caso de ser oponentes también es importante compartir con el representante la relevancia de la patente y qué reivindicaciones son las que más afectan. Como oponente, también conviene estar dispuestos a realizar experimentos para soportar argumentos en contra de la patentabilidad de la invención a la que nos oponemos. Así, como representantes, podremos definir la estrategia a seguir de forma adecuada y plantear el caso de manera que tengamos las mayores expectativas de éxito de lograr revocar la patente o mantenerla de forma modificada para que ya no afecte a los interese comerciales del oponente.
Sofia Pettersson
Associate | Patent Adviser - Chemistry, Materials & Pharma
Sofia es Agente Europea de Patentes. Es Dra. en Química y asociada en el Departamento de Química & Materiales. Sofia se incorporó a ABG en 2010 su práctica habitual se centra en la tramitación de patentes y en la realización de estudios de opinión en el área de química y farmacia.
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