Próximas modificaciones en el sistema de patentes de Canadá

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El Gobierno de Canadá ha propuesto una serie de modificaciones en el sistema de patentes, que está previsto que se implementen a lo largo de 2022 y que afectarán al examen de las solicitudes de patente en este país.

Las principales modificaciones incluidas en esta propuesta son las siguientes:

  • Pago de tasas por exceso de reivindicaciones
  • Solicitud de Continuación del Examen

Pago de tasas por exceso de reivindicaciones por encima de 20

En la actualidad la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) no establece el pago de tasas oficiales por exceso de reivindicaciones. Sin embargo, según las modificaciones propuestas, el solicitante deberá pagar tasas adicionales por cada reivindicación por encima de 20 en el momento de solicitar el examen sustantivo. Adicionalmente, si en el momento de la concesión de la patente ésta tuviera más de 20 reivindicaciones, el solicitante deberá pagar las tasas correspondientes por reivindicaciones en exceso que no hubiera pagado ya junto con la petición del examen sustantivo.

Veamos un par de ejemplos:

  1. Si una solicitud de patente tiene menos de 20 reivindicaciones en el momento de solicitar el examen sustantivo, el solicitante no deberá pagar ninguna tasa oficial por exceso de reivindicaciones en ese momento; sin embargo, si cuando se emita la intención de concesión el número de reivindicaciones es superior a 20, será necesario pagar las tasas por exceso de reivindicaciones junto con la tasa de concesión, independientemente de que en origen la solicitud no tuviera más de 20 reivindicaciones.
  2. Si una solicitud de patente tiene más de 20 reivindicaciones en el momento de solicitar el examen sustantivo, el solicitante deberá pagar tasas oficiales por exceso de reivindicaciones al realizar la petición de examen sustantivo. Además, si llegada la hora de pagar la tasa de concesión, el número de reivindicaciones es aún mayor que el número de reivindicaciones de la petición del examen sustantivo, el solicitante deberá pagar la diferencia entre las reivindicaciones en exceso de 20 de la concesión y las del examen sustantivo.

Por ejemplo, si una solicitud tiene 22 reivindicaciones en el momento de solicitar el examen sustantivo, el solicitante tendrá que pagar la tasa oficial por 2 reivindicaciones en exceso de 20; si llegada la concesión de la patente la solicitud tiene 25 reivindicaciones, el solicitante deberá pagar tasas oficiales por 3 reivindicaciones más.

La tasa propuesta por cada reivindicación por encima de 20 es de 100 dólares canadienses (CAD) (o 50 CAD en los casos en los que el solicitante cumpla los requisitos de small entity).

Solicitud de Continuación del Examen

Actualmente, no existe un límite en el número de acciones oficiales que puede emitir la CIPO antes de finalizar el examen y tomar una decisión con respecto a la concesión o rechazo de la solicitud de patente.

En los cambios propuestos al Reglamento de Patentes de Canadá, se limita el número de acciones oficiales a tres. Para poder continuar con el examen de la solicitud de patente tras tres acciones oficiales, el solicitante deberá realizar una Solicitud de Continuación de Examen (Request for Continued Examination, RCE) y pagar la tasa correspondiente. La petición del RCE permitirá al solicitante recibir dos acciones oficiales más, tras las cuales sería necesario un nuevo RCE para poder continuar con el examen de la solicitud de patente. Este sistema es similar al aplicado actualmente por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) tras la emisión de una acción oficial final

La tasa propuesta para el RCE es de 816 CAD (o 408 CAD si el solicitante es small entity).

Entrada en vigor

Si bien la CIPO no ha establecido aún la fecha de entrada en vigor de estos cambios, se estima que esto podría ocurrir el próximo 1 de julio de 2022.Una vez que estos cambios sean efectivos, se aplicarán a todas las solicitudes de patente para las que se solicite el examen sustantivo a partir de ese momento, independientemente de su fecha de presentación.

Por lo tanto, para todas aquellas solicitudes de patente pendientes en Canadá para las que se desee evitar el pago de tasas adicionales por exceso de reivindicaciones y por RCE, se recomienda solicitar el examen sustantivo cuanto antes y, en cualquier caso, antes de la entrada en vigor de estas modificaciones en el sistema de patentes de Canadá.

Teniendo en cuenta que en Canadá es posible (y recomendable) redactar las reivindicaciones de uso médico empleando diferentes formatos (como reivindicaciones de producto limitado por su propósito, como reivindicaciones de tipo suizo, o como reivindicaciones de uso), es habitual que el número total de reivindicaciones en el caso de invenciones farmacéuticas sea superior a 20. Por este motivo, recomendamos especialmente a los solicitantes de este tipo de invenciones que consideren la petición del examen sustantivo en Canadá antes de la entrada en vigor de estas modificaciones, para beneficiarse de la práctica actual de la CIPO que no requiere el pago de tasas adicionales por exceso de reivindicaciones.

Regina Ibarrola
Patent Paralegal - Formalities
Regina se incorporó a ABG en 2010. Su práctica habitual se centra en la presentación y tramitación de solicitudes de patente, modelos de uso, diseños, certificados complementarios de protección en el extranjero, así como de diseños internacionales y comunitarios.

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