Autor: Guillermo Menéndez
Ya se ha publicado la decisión de la Gran Cámara de Recursos (EBoA) de la Oficina Europea de Patentes (EPO) en el caso G3/19 (texto aquí) sobre la patentabilidad bajo el Convenio de la Patente Europea (EPC) de plantas o animales obtenidas exclusivamente por medio de un procedimiento esencialmente biológico.
La conclusión es que dichos productos no son patentables bajo el EPC. Esta decisión armoniza los requisitos de patentabilidad ante la Oficina Europea de Patentes con la legislación nacional de varios de los Estados contratantes en este campo técnico.
Con ello se resuelve la controversia entre:
- las decisiones previas G2/12 y G2/13, en las que la Gran Camára de Recursos de la EPO sí aceptaba la patentabilidad de los productos,
- las iniciativas de la Unión Europea, el consejo de administración de la EPO y algunos estados miembros del EPC contrarios a la patentabilidad de dichos productos.
¿Qué son los productos obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos?
Hay que recordar que un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas o animales es un método que implica etapas de entrecruzamiento y selección sin manipulación genética, incluso en casos donde estas etapas se apoyen en la intervención humana a través de medios técnicos.
Como ejemplo tenemos dos patentes:
- Brócoli: EP1069819. Describe una etapa técnica de selección mediante marcadores genéticos moleculares de plantas de brócoli con una concentración elevada de ciertos compuestos anticancerígenos.
- Tomate: EP1211926. Describe una etapa técnica de selección de tomate con menor proporción de agua mediante el cálculo del porcentaje de peso en seco.
En relación con los métodos descritos en estas patentes, la Gran Cámara de Recursos de la EPO interpretó que un procedimiento que incluye las etapas de cruce y selección es considerado como un método esencialmente biológico aunque incluya una etapa técnica, como ocurre en los casos G 1/08 (tomate I) y G 2/07 (brócoli I).
Una vez decidido que sus métodos no eran patentables, los titulares de las patentes del brócoli y del tomate continuaron litigando para que se reconociese al menos la patentabilidad de los productos obtenidos mediante dichos métodos, puesto que la exclusión a la patentabilidad (art 53(b) EPC9 se refiere a los métodos, pero no menciona los productos resultantes de dichos métodos. Estas acciones llegaron nuevamente ante la Gran Cámara de Recursos de la EPO, con los casos G2/12 (tomate II) y G2/13 (brócoli II). El 25 de marzo de 2015, en una decisión consolidada de estos casos, la EBoA concluyó que, aunque los procedimientos esencialmente biológicos estaban excluidos de patentabilidad per se, los productos obtenidos mediante estos procedimientos sí que se podían patentar.
Una situación de inseguridad jurídica
La decisión adoptada para los casos G2/12 (tomate II) y G2/13 (brócoli II) suponía una interpretación del Artículo 53(b) EPC que permitía la patentabilidad de productos obtenidos mediante procedimientos esencialmente biológicos.
Sin embargo, esta posición no era compartida por varios de los Estados contratantes del EPC o por las instituciones de la Unión Europea. Estos actores forzaron la implementación desde el 1 de julio de 2017 de la nueva Regla 28(2) EPC) por parte del Consejo de Administración de la Organización de la Patente Europea (EPOrg) para excluir de modo expreso la patentabilidad de plantas o animales obtenidos exclusivamente por medio de un procedimiento esencialmente biológico. La nueva regla ofrecía una interpretación del Artículo 53(b) EPC contraria a la de la EBoA y pretendía dejar sin efecto las decisiones G2/12 (tomate II) y G2/13 (brócoli II).
El conflicto se hizo particularmente evidente en la decisión T1063/18 (pimientos), de 5 de diciembre de 2018, cuando la Cámara de Recursos interpretó que, ante un conflicto entre un Artículo y una Regla del EPC, debía prevalecer el Artículo, tal y como establece el propio EPC en su Artículo 164(2) y declaraba nula y sin aplicación la Regla 28(2) EPC promovida con el Consejo de administración de la EPO. En este caso, se hacía clara referencia a la prevalencia del Artículo de acuerdo con su interpretación por la EBoA.
Esta situación generaba dudas sobre qué interpretación debía prevalecer y un problema evidente de inseguridad jurídica para los usuarios del sistema de patentes en esta área técnica. También ponía de manifiesto cuestiones sobre la independencia de las Cámaras de Recursos de la EPO, y la adaptación de éstas a evoluciones políticas del sistema de patentes.
Decisión sin efecto retroactivo
El pasado 14 de mayo de 2020 se publicó la decisión G3/19 de la Gran Cámara de Recursos, donde reafirma y valida sus conclusiones anteriores en los casos G2/12 (tomate II) y G2/13 (brócoli II) de acuerdo con los medios de interpretación disponibles en el momento de adoptar esas decisiones.
Sin embargo, entiende que desarrollos legales posteriores a dichas decisiones (como, por ejemplo, la propia adopción de la Regla 28(2) EPC), que clarifican la intención del legislador, han de ser tenidos en cuenta. Su consideración permite la adopción de una interpretación dinámica del Artículo 53(b) EPC, en el sentido de que su significado puede cambiar con el tiempo. Es un cambio importante en la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos de la EPO, que abre la puerta a cambios en la jurisprudencia en base a consideraciones políticas o sociales y la adaptación a un entorno cambiante.
La EBoA además ha decidido que esta nueva interpretación del Artículo 53(b) EPC en G3/19 no tiene efecto retroactivo. En consecuencia, patentes europeas concedidas antes del 1 de julio de 2017 (fecha de implementación de la Regla 28(2) EPC) y solicitudes de patente con fecha de presentación o fecha de prioridad anterior al 1 de julio de 2017 no se van a ver afectadas.
La protección de la innovación
En vista de la presente decisión G3/19, los inventores en este campo técnico tendrán que considerar estrategias alternativas que les permitan obtener una adecuada protección para su esfuerzo en innovación. En determinados casos tal vez sea conveniente solicitar títulos de protección para variedades vegetales concretas, mientras que en otras situaciones la mejor estrategia puede consistir en implementar medidas adecuadas para garantizar el secreto industrial.
Por último, no hay que olvidar que, aunque los métodos considerados como esencialmente biológicos o los productos derivados de estos métodos no se puedan patentar, tecnologías asociadas a estos métodos o estos productos sí pueden ser patentables.
