Impacto del Brexit en los derechos de la propiedad industrial

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ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE: En virtud del acuerdo de retirada ratificado entre la UE y el Reino Unido, el Derecho de la Unión seguirá siendo aplicable al Reino Unido durante un período transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, el 27 de enero de 2020 la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha informado de que los reglamentos sobre Marcas de la Unión Europea y Diseños y Modelos Comunitarios y sus instrumentos de aplicación permanecerán vigentes hasta dicha fecha. Puede ampliar la información aquí.

 

Reino Unido y los Derechos de Propiedad Industrial

Después del Brexit, el país británico seguirá formando parte del Protocolo de Madrid, del sistema de La Haya para la protección de diseños internacionales, del Convenio de Múnich sobre concesión de patente europea (EPC) y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que no son tratados comunitarios.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2021 las nuevas solicitudes de marca, diseños y patentes y las oposiciones necesitarán realizarse desde una dirección postal en el Reino Unido.

Patentes y Brexit: pocos cambios

Todos los acuerdos mencionados están fuera del marco comunitario, lo que significa que, como hasta ahora, las patentes en Reino Unido seguirán siendo concedidas por la oficina de propiedad intelectual británica (UKIPO) para las patentes nacionales y la Oficina Europea de Patentes (EPO), para las patentes Europeas.

De hecho, las patentes ya concedidas por la EPO no se verán afectadas y las que estén pendientes seguirán siendo examinadas en base a los mismos criterios y obtendrán los mismos derechos.

Patente Unitaria

En cuanto al proyecto de patente unitaria europea, el 27 de febrero de 2020 un portavoz del gobierno británico confirmaba que Reino Unido no formará parte de este sistema.

Los Certificados Complementarios de Protección

Marta Rodríguez - Asociada en ABG Intellectual Property

Por Marta Rodríguez (Departamento de Química, Materiales & Productos Farmacéuticos)

En 1992 fue el Consejo Europeo quien aprobó el reglamento relativo a la creación de un certificado complementario de protección (CCP) para medicamentos, que entró en vigor en enero del año siguiente. Este instrumento sí que forma parte, por tanto, del derecho comunitario y, el Reino Unido ha decidido incorporarlo a su ordenamiento jurídico nacional tras la salida.

Por tanto, en un primer momento no parece que el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido vaya a traer graves consecuencias para los CCPs y las extensiones pediátricas.

Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que, aunque el Reino Unido seguirá aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a los CCPs previa al Brexit, una vez que se produzca la salida del Reino Unido de Europa las decisiones posteriores del TJUE ya no serán vinculantes para los tribunales británicos, lo que podría conducir a una divergencia en la jurisprudencia relativa a los CCPs entre Reino Unido y los países de la Unión Europea.

¿Qué ocurrirá con los CCPs ya concedidos?

Los CCPs ya concedidos en Reino Unido surtirán efecto como hasta ahora y las solicitudes de CCP aún pendientes seguirán el procedimiento de concesión habitual.

Es previsible que tenga que presentar una solicitud de CCP después del 1 de enero de 2021, ¿cómo tendré que hacerlo?

Para las nuevas solicitudes de CCP presentadas después del 1 de enero de 2021, será necesario disponer de una autorización de comercialización del medicamento en Reino Unido, bien mediante la solicitud de conversión de una autorización centralizada emitida por la Agencia Europea del Medicamento en una autorización equivalente en Reino Unido o bien mediante la solicitud de una autorización de comercialización nacional por parte de la agencia británica del medicamento (MHRA).

No obstante, para calcular la duración del CCP en Reino Unido se seguirá considerando como fecha relevante la de la primera autorización de comercialización tanto en Reino Unido como en el Espacio Económico Europeo.

Después del 1 de enero de 2021, ¿qué ocurrirá con las extensiones pediátricas?

Algo similar ocurre con las extensiones pediátricas. La solicitud y el procedimiento permanecerán prácticamente igual, con la única excepción de que, para las nuevas solicitudes presentadas tras el Brexit, ya no será necesario demostrar la existencia de autorizaciones de comercialización para todos los estados miembros del Espacio Económico Europeo.

Marcas y diseños industriales comunitarios

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE: El 27 de enero de 2020, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha informado de que los reglamentos sobre Marcas de la Unión Europea y Diseños y Modelos Comunitarios y sus instrumentos de aplicación permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 (más información aquí). La información de este apartado se elaboró en base a la información facilitada por la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (UKIPO) hasta la fecha de publicación de este artículo y para cuya aplicación habrá que esperar hasta el 1 de enero de 2021. En ABG Intellectual Property estaremos atentos a cualquier novedad.

Por Rodrigo Manzanares (Departamento Legal & Litigación)

Las oficinas de propiedad intelectual del Reino Unido (UKIPO) y la Unión Europea (EUIPO) han proporcionado directrices relativas a las consecuencias que el Brexit tendrá sobre el régimen de marcas y diseños.

Soy titular de una marca de la Unión y/o un diseño comunitario, ¿qué ocurrirá tras el Brexit?

Tanto las marcas de la Unión Europea como los diseños industriales comunitarios (en terminología europea, dibujos y modelos comunitarios) que estén registrados y en vigor en la fecha en que se produzca la salida del Reino Unido, serán automáticamente transformados en derechos nacionales en la jurisdicción británica sin necesidad de ninguna acción por parte de sus titulares, incluyendo la ausencia de pago de tasas. Esta transformación automática será igualmente aplicable a los registros internacionales que designen la Unión Europea.

En este sentido, se nos ha informado de que la oficina británica ya ha efectuado, con éxito, varios simulacros del volcado de los datos en sus sistemas. La masiva incorporación de registros a la oficina británica remitirá gradualmente a medida que, con el transcurso del tiempo, los titulares de marcas y diseños resultantes de esta transformación que no estén interesados en mantener su vigencia en Reino Unido opten por no renovarlos.

Soy titular de una marca y/o diseño británico, ¿qué ocurrirá tras el Brexit?

Naturalmente, el efecto del Brexit sobre las marcas y diseños británicos será su pérdida de efectos en el territorio de la Unión Europea, no pudiendo constituirse en derechos anteriores a efectos de impedir el registro o uso de marcas o diseños en cualquier Estado Miembro. Correlativamente, los derechos europeos anteriores no podrán obstaculizar el registro y uso en Reino Unido.

He solicitado una marca y/o diseño europeo, pero todavía no se ha resuelto, ¿qué ocurrirá tras el Brexit?

Las solicitudes de marcas y diseños que se encuentren en tramitación a la fecha de salida se verán sometidas a un régimen de aplicación transitoria. En su virtud, los titulares de solicitudes europeas o que designen la Unión Europea (registros internacionales) dispondrán de un período de 9 meses para efectuar nuevas solicitudes en Reino Unido, manteniendo la fecha de prioridad de la europea. Se requerirá en estos casos el pago de las tasas usuales de cada oficina.

A la vista de las modificaciones en el régimen de protección, si bien el proceso de registro de marcas es lo suficientemente dilatado en el tiempo como para que una solicitud efectuada en este momento no acceda al registro antes de la fecha de salida, es aconsejable para los titulares interesados en comercializar en Reino Unido proceder cuanto antes con los registros correspondientes a sus diseños industriales, cuya tramitación es mucho más rápida. Lograr el registro de los derechos europeos a tiempo evitaría la desprotección en Reino Unido y la doble imposición de tasas.

Derechos clonados: ¿qué ocurrirá si, tras el Brexit, quiero preservar la protección en Reino Unido?

Las marcas y diseños europeos o que designen la Unión Europea adquirirán vida propia como registros nacionales británicos de pleno derecho tras la transformación mencionada previamente. A los registros surgidos de dicha transformación se les está dando por la oficina británica la denominación de “cloned rights” (derechos clonados).

Pues bien, la nueva existencia de estos derechos clonados supondrá una bifurcación de títulos que proteger y que mantener. Así, los titulares de registros europeos deberán tener en cuenta que, a partir del momento del Brexit, si desean preservar su derecho en los que eran hasta ese momento 28 Estados Miembros, deberán incurrir en un doble gasto:

  • Por un lado, deberán abonar las tasas de renovación de sus registros europeos como hasta ahora.
  • Por otro, deberán abonar las tasas que la oficina de Reino Unido prescribe para la renovación de marcas y diseños británicos.

Antes esta situación, los propietarios tendrán que evaluar si el Reino Unido es o no un territorio comercialmente relevante para sus intereses, y proceder en consecuencia con las renovaciones que se precisen.

Soy titular de una marca europea que sólo uso en el Reino Unido, ¿qué tengo que hacer después del Brexit?

La salida del Reino Unido de la Unión conllevará cambios radicales en el régimen aplicable a la validez territorial de la prueba de uso en procedimientos de oposición, nulidad y caducidad ante la EUIPO.

La evaluación de prueba relativa al uso de marca en territorio británico seguirá dos derroteros totalmente diferenciados en función del alcance temporal de dicho uso:

  • Uso previo a la fecha de Brexit: El uso de una marca exclusivamente en Reino Unido, en el período de los cinco años previos al Brexit, será susceptible de ser considerado genuino y efectivo a efectos de probar el uso de marcas con efectos en la Unión Europea.
  • Uso posterior a la fecha de Brexit: El uso exclusivo en territorio británico de una marca europea o de un registro internacional designando la Unión Europea, con posterioridad al Brexit, será inválido a efectos de la valoración de la prueba de uso de una marca en procedimientos ante la EUIPO.

En estas circunstancias, los titulares de registros europeos que sólo hagan uso de sus marcas en el Reino Unido deberán replantearse su estrategia comercial a fin de valorar el extender su uso a alguno o algunos de los restantes 27 Estados Miembros; de lo contrario, cualquier procedimiento en el que se produzca un debate sobre el uso producirá la pérdida automática del mismo, bien decayendo las acciones de oposición o de nulidad, bien sufriendo una declaración de caducidad de la marca.

¿Qué ocurrirá con las Denominaciones de Origen tras el Brexit?

En primer lugar, hay que recordar que tanto las Denominaciones de Origen (DOP) como las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) son instrumentos de protección que se obtienen tras un procedimiento con una primera fase nacional y una segunda a escala europea.

Pues bien, de una manera similar al régimen contemplado para marcas y diseños, aquellas DOP e IGP originarias de Estados Miembros de la UE, que se encuentren protegidas a la fecha del Brexit, continuarán protegidas en Reino Unido tras dicha fecha. Análogamente, las DOP e IGP de origen británico protegidas antes del Brexit, continuarán protegidas en todo el territorio de la Unión Europea.

Variedades Vegetales

Guillermo Menéndez, Asesor Técnico en ABG Intellectual Property

Por Guillermo Menéndez (Departamento de Biotecnología & Ciencias de la Vida)

Después del periodo transitorio al Brexit que termina el 31 de diciembre de 2020, los títulos comunitarios de protección de variedades vegetales dejarán de tener validez en dicho territorio. Por eso, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (DEFRA) de Reino Unido y la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO) de la Unión Europea han publicado las medidas previstas para la obtención de derechos en Reino Unido derivados de derechos concedidos o de solicitudes en tramitación en la Unión Europea.

El título de protección para mi variedad vegetal está concedido en la Unión Europea desde hace al menos dos meses

La legislación de la Unión Europea prevé un período de dos meses para presentar recursos ante la concesión de un título de protección de una variedad vegetal. Por este motivo, únicamente los títulos concedidos al menos dos meses antes de que termine el período transitorio al Brexit que estén definitivamente registrados y en vigor se convertirán automáticamente en títulos de protección de variedades vegetales bajo la legislación de Reino Unido. No se ha anunciado que esta conversión automática vaya a estar sujeta al pago de ninguna tasa.

El título de protección para mi variedad vegetal en la UE se ha concedido hace menos de dos meses (o está todavía en tramitación)

Las solicitudes en tramitación que no hayan sido concedidas al menos dos meses antes de que termine el periodo transitorio al Brexit no se convertirán automáticamente en títulos de protección de variedades vegetales bajo la legislación de Reino Unido. En estos casos será necesario solicitar un título de protección para la variedad en el territorio de Reino Unido ante la Agencia Sanitaria de Animales y Plantas (APHA).

Esta solicitud se deberá hacer efectiva en un plazo máximo de 6 meses antes de que termine el periodo transitorio al Brexit. En este caso se podrá usar el mismo ensayo de distintividad, homogeneidad y estabilidad (DHE), manteniéndose la fecha de prioridad de la solicitud europea como la fecha efectiva de la solicitud en Reino Unido.

¿Qué pasará con mis nuevas solicitudes en fecha posterior al Brexit?

Después del periodo transitorio del Brexit será necesario solicitar títulos de protección independientes entre sí para Reino Unido y para la Unión Europea ante la Agencia Sanitaria de Animales y Plantas (APHA) y la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO), respectivamente.

Preparados para el Brexit

En el equipo de ABG Intellectual Property actualizamos nuestros conocimientos de forma constante y estamos muy pendientes de cualquier cambio normativo nacional, comunitario e internacional. Además, mantenemos a nuestros clientes informados de aquellas modificaciones que afectan a sus derechos de propiedad industrial e intelectual.

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ABG es una firma especializada en Propiedad Industrial e Intelectual líder en Europa. Los más de 60 profesionales que forman el equipo de ABG combinan experiencia, un excelente conocimiento técnico y un profundo conocimiento legal basado en la experiencia de estar en la vanguardia del sistema de protección de la Propiedad Industrial e Intelectual.
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