Impacte del Brèxit als Drets de la Propietat Industrial

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 22 DE DESEMBRE DE 2020

ACTUALITZACIÓ IMPORTANT: D’acord amb el ratificat tractat entre la Unió Europea i el Regne Unit, el Dret de la Unió continuarà aplicant-se al Regne Unit durant el període de transició que finalitzarà el 31 de desembre de 2020. Conseqüentment, el 27 de gener de 2020, l’Oficina Europea de la Propietat Intelectual (EUIPO) ha informat que les regulacions sobre Marques de la Unió Europea i Dissenys i Models Comunitaris, així com els seus intruments d’aplicació romandran en vigor fins aquesta data. Pot ampliar la informació aquí.

En aquest article diferents experts d’ABG Intellectual Property han recopilat el que es sap i el que no sobre el nou escenari pels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual si, finalment, es produeix el Brèxit.

Impacte del Brèxit als Drets de Propietat Industrial

Independentment de l’acord de sortida que es pogués aconseguir entre Regne Unit i la Unión Europea, el país britànic seguirà formant part del Protocol de Madrid, del sistema de La Haya per la protecció de dissenys internacionals, del Conveni de Munic sobre concessió de patent europea (EPC) i del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT) que no són tractats comunitaris.

Tanmateix, a partir de l’1 de gener del 2021, les noves sol·licituds de marca, dissenys, patents i les oposicions necessitaran realitzar-se des d’una adreça postal al Regne Unit.

Patents i Brèxit: pocs canvis

Tots els acords mencionats són fora del marc comunitari, lo que significa que, como fins ara, les patents al Regne Unit continuaran sent concedides per l’oficina de propietat intel·lectual britànica (UKIPO) per les patents nacionals i l’Oficina Europea de Patents (EPO), per les patents Europees.

De fet, les patents ja concedides per l’EPO no es veuran afectades i les que estiguin pendents seguiran sent examinades en base als mateixos criteris i obtindran els mateixos drets.

Patent Unitària

En quant al projecte de patent unitària europea, el 27 de febrer de 2020 un portaveu del govern britànic confirmava que el Regne Unit no formaria part d’aquest sistema.

Els Certificats Complementaris de Protecció

Per Marta Rodríguez (Departament de Química i Materials i Farmàcia)

Al 1992, va ser el Consell Europeu qui va aprovar el reglament relatiu a la creació d’un certificat complementari de protecció (CCP) per medicaments, que va entrar en vigor al gener de l’any següent. Aquest instrument sí que forma part, per tant, del dret comunitari i, el Regne Unit ha decidit incorporar-lo al seu ordenament jurídic nacional després de la seva sortida.

Així, en un primer moment no sembla que l’abandonament de la Unió Europea per part del Regne Unit tingui greus conseqüències pels CCPs i les extensions pediàtriques.

No obstant, sí és important tenir en compte que, encara que el Regne Unit seguirà aplicant la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) relativa als CCPs prèvia al Brèxit, una vegada que es produeixi la sortida del Regne Unit d’Europa les decisions posteriors del TJUE ja no seran vinculants pels tribunals britànics, lo que podria conduir a una divergència en la jurisprudència relativa als CCPs entre Regne Unit i els països de la Unió Europea.

Què ocorrerà amb els CCPs ja concedits?

Els CCPs ja concedits al Regne Unit tindran efecte com fins ara i les sol·licituds de CCP encara pendents seguiran el procediment de concessió habitual.

És previsible que hagi de presentar una sol·licitud de CCP després del Brèxit, com ho hauré de fer?

Per les noves sol·licituds de CCP presentades després de l’1 de gener de 2021, serà necessari disposar d’una autorització de comercialització del medicament al Regne Unit, ja sigui mitjançant la sol·licitud de conversió d’una autorització centralitzada emesa per l’Agència Europea del Medicament en una autorització equivalent al Regne Unit ja sigui mitjançant la sol·licitud d’una autorització de comercialització nacional per part de l’agència britànica del medicament (MHRA).

No obstant, per calcular la duració del CCP al Regne Unit es seguirà considerant com a data rellevant la de la primera autorització de comercialització tant al Regne Unit com a l’Espai Econòmic Europeu.

Després de l’1 de gener de 2021, què ocorrerà amb les extensions pediàtriques?

Quelcom similar ocorre amb les extensions pediàtriques. La sol·licitud i el procediment romandran pràcticament igual, amb l’única excepció de que, per a les noves sol·licituds presentades després del Brèxit, ja no serà necessari demostrar l’existència d’autoritzacions de comercialització per tots els estats membres de l’Espai Econòmic Europeu, sinò que serà suficient amb disposar d’una autorització de comercialitzación al Regne Unit.

ACTUALITZACIÓ IMPORTANT:

El 27 de gener de 2020, l’Oficina Europea de la Propietat Intelectual (EUIPO) ha informat que les regulacions sobre Marques de la Unió Europea i el Registre de Dissenys Comunitaris i els seus intruments d’aplicació romandran en vigor fins el 31 de desembre de 2020. Pot ampliar la informació aquí. Les següents directrius van ser preparades basades en la información proveïda per l’Oficina de Propietat Intelectual del Regne Unit (UKIPO) fins a la data de publicació d’aquest article. Segons les últimes notícies, serà necessari esperar fins a l’1 de gener de 2021 per aquesta aplicació. A ABG Intellectual Property serem atents a qualsevol novetat.

Marques i dissenys industrials comunitaris

Per Rodrigo Manzanares (Departament Legal i Litigació)

Les oficines de propietat intel·lectual del Regne Unit (UKIPO) i la Unió Europea (EUIPO) han proporcionat directrius relatives a les conseqüències que el Brèxit tindrà sobre el règim de marques i dissenys.

Sóc titular d’una marca de la Unió i/o un disseny comunitari, què ocorrerà després del Brèxit?

Tant les marques de la Unió Europea com els dissenys industrials comunitaris (en terminologia europea, dibuixos i models comunitaris) que estiguin enregistrats i en vigor a la data quan es produeixi la sortida del Regne Unit, seran automàticament transformats en drets nacionals a la jurisdicció britànica sense necessitat de cap acció per part dels seus titulars, incloent l’absència de pagament de taxes. Aquesta transformació automàtica serà igualment aplicable als registres internacionals que designin la Unió Europea.

En aquest sentit, se’ns ha informat que l’oficina britànica ja ha efectuat, amb èxit, varis simulacres del bolcat de les dades als seus sistemes. La massiva incorporació de registres a l’oficina britànica es reduirà gradualment a mida que, amb el transcurs del temps, els titulars de marques i dissenys resultants d’aquesta transformació que no estiguin interessats en mantenir la seva vigència al Regne Unit optin per no renovar-los.

Sóc titular duna marca i/o disseny britànic, què ocorrerà després del Brèxit?

Naturalment, l’efecte del Brèxit sobre les marques i dissenys britànics serà la seva pèrdua d’efectes al territori de la Unió Europea, no podent constituir-se en drets anteriors a efectes d’impedir el registre o ús de marques o dissenys a qualsevol Estat Membre. Correlativament, els drets europeus anteriors no podran obstaculitzar el registre i ús al Regne Unit.

He sol·licitat una marca i/o disseny europeu, però encara no s’ha resolt, què ocorrerà després del Brèxit?

Les sol·licituds de marques i dissenys que es trobin en tramitació a la data de sortida es veuran sotmeses a un règim d’aplicació transitòria. En virtut d’això, els titulars de sol·licituds europees o que designin la Unió Europea (registres internacionals) disposaran d’un període de 9 mesos per a efectuar noves sol·licituds al Regne Unit, mantenint la data de prioritat de la europea. Es requerirà en aquests casos el pagament de les taxes usuals de cada oficina.

A la vista de les modificacions al règim de protecció, si be el procés de registre de marques és lo suficientment dilatat en el temps com per a que una sol·licitud efectuada en aquest moment no accedeixi al registre abans de la data de sortida, es aconsellable pels titulars interessats en comercialitzar al Regne Unit procedir com més aviat amb els registres corresponents als seus dissenys industrials, la tramitació dels quals és molt més ràpida. Aconseguir el registre dels drets europeus a temps evitaria la desprotecció al Regne Unit i la doble imposició de taxes.

Drets clonats: què ocorrerà si, després del Brèxit, vull preservar la protecció al Regne Unit?

Las marques i dissenys europeus o que designin la Unió Europea adquiriran vida pròpia com registres nacionals britànics de ple dret després de la transformació mencionada prèviament. Als registres sorgits de dita transformació se’ls està donant per l’oficina britànica la denominació de “cloned rights” (drets clonats).

Doncs bé, la nova existència d’aquests drets clonats suposarà una bifurcació de títols a protegir i mantenir. Així, els titulars de registres europeus hauran de tenir en compte que, a partir del moment del Brèxit, si desitgen preservar el seu dret als que eren fins aquest moment 28 Estats Membres, hauran d’incórrer en una doble despesa:

• Per un costat, hauran d’abonar les taxes de renovació dels seus registres europeus com fins ara.
• Per un altre, hauran d’abonar les taxes que l’oficina de Regne Unit prescriu per la renovació de marques i dissenys britànics.

Davant aquesta situació, els propietaris hauran d’avaluar si el Regne Unit és o no un territori comercialment rellevant pels seus interessos, i procedir en conseqüència amb les renovacions que es requereixin.

Sóc titular d’una marca europea que solament utilitzo al Regne Unit, què he de fer després del Brèxit?

La sortida del Regne Unit de la Unió comportarà canvis radicals al règim aplicable a la validesa territorial de la prova d’ús en procediments d’oposició, nul·litat i caducitat davant l’EUIPO.

L’avaluació de prova relativa a l’ús de marca a territori britànic seguirà dues rutes totalment diferenciades en funció de l’abast temporal de l’esmentat ús:

• Ús previ a la data del Brèxit: L’ús d’una marca exclusivament al Regne Unit, al període dels cinc anys previs al Brèxit, serà susceptible de ser considerat genuí i efectiu a efectes de provar l’ús de marques amb efectes a la Unió Europea.
• Ús posterior a la data del Brèxit: L’ús exclusiu en territori britànic d’una marca europea o d’un registre internacional designant la Unió Europea, con posterioritat al Brèxit, serà invàlid a efectes de la valoració de la prova d’ús d’una marca en procediments davant l’EUIPO.

En aquestes circumstàncies, els titulars de registres europeus que solament facin ús de les seves marques al Regne Unit hauran de replantejar-se la seva estratègia comercial a fi de valorar estendre el seu ús a algú o alguns dels restants 27 Estats Membres; de lo contrari, qualsevol procediment on es produeixi un debat sobre l’ús produirà la pèrdua automàtica del mateix, ja sigui decaient les accions d’oposició o nul·litat, ja sigui sofrint una declaració de caducitat de la marca.

Què ocorrerà amb les Denominacions d’Origen després del Brèxit?

En primer lloc, s’ha de recordar que tant les Denominacions d’Origen (DOP) com les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) són instruments de protecció que s’obtenen després d’un procediment amb una primera fase nacional i una segona a escala europea.

Doncs bé, d’una manera similar al règim contemplat per a marques i dissenys, aquelles DOP i IGP originàries d’Estats Membres de la UE, que es trobin protegides a la data del Brexit, continuaran protegides al Regne Unit després de l’esmentada data. Anàlogament, les DOP i IGP d’origen britànic protegides abans del Brexit continuaran protegides al tot el territori de la Unió Europea.

Varietats Vegetals

Per Guillermo Menéndez

Després del període transitori al Brèxit que termina el 31 de desembre de 2020, els títols comunitaris de protecció de varietats vegetals deixaran de tenir validesa en dit territori. Per això, el Departament de Medi Ambient, Aliments i Assumptes Rurals (DEFRA) del Regne Unit i l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (CPVO) de la Unió Europea han publicat les mesures previstes per l’obtenció de drets al Regne Unit derivats de drets concedits o sol·licituds en tramitació a la Unió Europea.

El títol de protecció per la meva varietat vegetal està concedit des de fa al menys dos mesos

La legislació de la Unió Europea preveu un període de 2 mesos per a presentar recursos davant la concessió de un títol de protecció de una varietat vegetal. Per aquest motiu, únicament els títols concedits almenys dos mesos abans de que termini el període transitori al Brèxit que estiguin definitivament enregistrats i en vigor es convertiran automàticament en títols de protecció de varietats vegetals sota la legislació del Regne Unit. No s’ha anunciat que aquesta conversió automàtica vagi a estar subjecta al pagament de cap taxa.

El títol de protecció per la meva varietat vegetal s’ha concedit fa menys de dos mesos (o és encara en tramitació)

Les sol·licituds en tramitació que no hagin sigut concedides almenys dos mesos abans de que termini el període transitori al Brèxit no es convertiran automàticament en títols de protecció de varietats vegetals sota la legislació del Regne Unit. En aquests casos serà necessari sol·licitar un títol de protecció per la varietat al territori del Regne Unit davant l’Agència Sanitària d’Animals i Plantes (APHA).

Aquesta sol·licitud s’haurà de fer efectiva en un termini màxim de 6 mesos abans de que termini el període transitori al Brèxit. En aquest cas es podrà utilitzar el mateix assaig de característiques distintives, homogeneïtat i estabilitat (DHE), mantenint-se la data de prioritat de la sol·licitud europea com la data efectiva de la sol·licitud al Regne Unit.

Què passarà amb les meves sol·licituds en data posterior al Brèxit?

Amb posterioritat a la data del Brèxit serà necessari sol·licitar títols de protecció independents entre sí pel Regne Unit i la Unión Europea davant l’Agència Sanitària d’Animals i Plantes (APHA) i l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (CPVO), respectivament.

Preparats pel Brèxit

A l’equip d’ABG Intellectual Property actualitzem els nostres coneixements de forma constant i estem molt pendents de qualsevol canvi normatiu nacional, comunitari i internacional. A més, mantenim als nostres clients informats d’aquelles modificacions que afecten als seus drets de propietat industrial i intel·lectual.

ABG IP

ABG és una firma PI líder a Europa. Els més de 60 professionals d’ABG combinen experiència, excel·lent coneixement tècnic i una gran expertesa jurídica que ens situa al capdavant en dret PI.