Qué debo saber sobre el derecho de prioridad para patentes. Una perspectiva europea

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Las patentes y su ámbito territorial. El Convenio de París.

Las patentes y los modelos de utilidad tienen un ámbito geográfico limitado, es decir, una patente concedida en un país no tiene efecto más allá de la frontera territorial de ese país y no puede ser infringida en otros países.

Como consecuencia, cuando se quiere protección para una invención en más de un país, es necesario presentar patentes (o modelos de utilidad) en los diferentes países de interés. El efecto de una patente o de un modelo de utilidad comienza solamente cuando son presentados en la correspondiente oficina de patentes del país de interés.

Organizar la presentación de solicitudes en varios países para hacerlas coincidir simultáneamente con la presentación en el país de origen de la persona u organización titular de los derechos de la invención podría ser una labor muy complicada.

Convencion de Paris Proteccion propiedad industrial

Para establecer reglas comunes, incluyendo el derecho al tratamiento nacional y el derecho de prioridad, que diesen una solución a dicha dificultad, 11 países [1] van decidieron en el año 1883 formar una “Unión para la protección de la propiedad industrial” (la Unión) y firmaron un Convenio para regularla. Como la conferencia tuvo lugar en París, el Convenio se llamó “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” (a partir de ahora, el Convenio de París). El Convenio fue ratificado por 10 países [2] el 7 de julio de 1884 y entró en vigor ese mismo año.

¿Qué es el derecho de prioridad?

El derecho de prioridad proporciona a todo aquel que ha presentado una primera solicitud de patente (o un modelo de utilidad) en un país (en el que el Convenio esté en vigor) el derecho a esperar durante un periodo de no más de doce meses hasta que presenta solicitudes para la misma invención en otros países.

Si las solicitudes subsecuentes son presentadas dentro de dicho periodo, cualquier evento acaecido entre la presentación de la primera solicitud y la presentación de las solicitudes subsecuentes no tendrá efecto sobre dichas solicitudes subsecuentes, en particular éstas no serán invalidadas debido a presentaciones, ni por la divulgación ni la explotación de la invención.

¿En qué países/territorios se aplica el derecho de prioridad?

Tras la ratificación inicial hecha por 10 estados, el Convenio de París ha sido revisado y/o modificado siete veces (la última el 28 de septiembre de 1979). Hoy en día, está en vigor en 177 países [3] incluyendo a España y otros miembros del  Convenio de Patente Europea.

¿Aplica el Convenio de París al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y al Convenio de Patente Europea (EPC)?

El Convenio de París solo puede ser firmado por estados. Por esta razón, no tiene aplicación directa en el PCT o el EPC. No obstante, tanto el PCT como el EPC contienen regulaciones sobre el derecho de prioridad [4] que están alineadas con las del Convenio de París y son interpretadas acorde a ellas.

¿Si un país no es miembro del Convenio de París, hay otra opción para beneficiarse de un derecho de prioridad?

El 15 de abril de 1994 se firmó el Acuerdo de Marrakech, que estableció la Organización Mundial del Comercio (WTO). Este acuerdo contenía, como anexo, el convenio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (TRIPS) que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

El Artículo 1(2) del TRIPS obliga a sus miembros a cumplir con el Artículo 4 del Convenio de París que establece el derecho de prioridad. Por este motivo, la prioridad puede ser reivindicada entre miembros de la WTO aunque no hayan firmado el Convenio de París. Esto aplica a Cabo Verde, Fiyi, Maldivas, Myanmar, Islas Salomón, Taiwán y Vanuatu.

De manera similar, la prioridad de países miembros de la WTO puede ser reivindicada bajo el PCT y el EPC. La prioridad de estados no miembros de la WTO, como Taiwán, pueden ser también reivindicadas bajo el acuerdo bilateral que hay entre la EPO y este estado.

Asumiendo que el país de origen y los países donde las futuras presentaciones se realizarán son miembros del Convenio de París y/o la organización WTO, ¿hay otros requisitos que se deban cumplir para hacer una reivindicación de prioridad válida?

Hay más requisitos que se deben cumplir para que una reivindicación de prioridad sea válida según el Convenio de Patente Europea. Son los siguientes:

1- Las solicitudes de patente subsecuentes deberán ser para la misma invención que la solicitud de la que se quiere reivindicar la prioridad

Si las solicitudes de patente subsecuentes contienen material no incluido en la solicitud de prioridad, dicho material no se beneficiará de dicha prioridad.

Aquí tenemos unos ejemplos:

  • Las realizaciones particulares de una invención no descritas en la solicitud prioritaria (tales como nuevos ejemplos) no se beneficiarán de la reivindicación de prioridad. Como consecuencia, es posible que el estado de la técnica anterior divulgado después de la fecha de prioridad, comprometa la patentabilidad de las reivindicaciones dirigidas específicamente a las mencionadas nuevas realizaciones de la invención.

No obstante, las nuevas realizaciones disfrutarán de protección siempre que estén cubiertas por una reivindicación más amplia que tenga protección.

  • Cualquier nuevo aspecto introducido en la solicitud posterior pero no divulgado en la solicitud prioritaria no se beneficiará de su fecha de prioridad. Para cualquier nuevo aspecto, la primera solicitud subsecuente podría ser utilizada para reivindicar prioridad (aunque solo por el nuevo aspecto).
  • Cuando una solicitud contiene más de un concepto inventivo es posible reivindicar varias prioridades, ya que cada concepto inventivo puede haber sido protegido en una primera solicitud prioritaria.

2- El derecho a reivindicar prioridad existe de forma separada a otros derechos derivados de la primera solicitud

Esto tiene como consecuencia que dicho derecho a reivindicar prioridad puede ser transferido a terceros independientemente de la propiedad de la primera solicitud.

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También significa que, al transferir los derechos de una solicitud que se podría usar en un futuro para reivindicar prioridad, es recomendable que la transferencia incluya el derecho de prioridad.

3- Las sucesivas solicitudes y la solicitud de la que deben reivindicar la prioridad deben estar a nombre de la misma persona/organización o grupos de personas/organizaciones

Es extremadamente importante que el solicitante de cualquier solicitud subsecuente tenga el derecho de reivindicar la prioridad de la primera solicitud antes de la fecha de presentación de las solicitudes posteriores. No cumplir con este requisito puede invalidar la reivindicación de prioridad incluso cuando el derecho de reivindicar la prioridad sea asignado más tarde al solicitante de las solicitudes posteriores. Algunas patentes muy importantes han sido revocadas por la EPO porque los solicitantes de la prioridad y los de las solicitudes posteriores no eran los mismos.

4- Las sucesivas solicitudes no deben presentarse más tarde de 1 año a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la que quieren reivindicar prioridad

Es extremadamente importante respetar el periodo de 1 año. En caso contrario, el derecho a reivindicar prioridad se pierde y solo puede ser restablecido en los 2 meses siguientes a la finalización de este periodo bajo las siguientes y muy excepcionales circunstancias [5]:

(i) el incumplimiento del periodo de 1 año ocurrió pese a haber tomado el debido cuidado requerido por las circunstancias [6]; o

(ii) el incumplimiento del periodo de 1 año fue involuntario

5- Una solicitud que reivindique la prioridad de una solicitud anterior no puede ser utilizada para reivindicar la prioridad de solicitudes posteriores excepto en algunos casos muy concretos

Para que una solicitud posterior, en relación al mismo objeto de una primera solicitud previa, sea considerada la primera solicitud para determinar la prioridad, se deben dar las siguientes condiciones:

(i) en la fecha que se presente la solicitud posterior, la solicitud anterior debe haber sido retirada, abandonada o denegada, sin haber estado abierta a inspección pública ni dejar ningún derecho pendiente

(ii) la solicitud previa no debe haber servido como base para reivindicar un derecho de prioridad ni podrá servir posteriormente como base para reivindicar un derecho de prioridad.

Por error, he olvidado reivindicar prioridad cuando estaba presentando una solicitud posterior europea pese a que cumplía con todos los requisitos. ¿Aún puedo corregirlo?

Las Cámaras de Recursos de la EPO decidieron en la decisión J 009/91 que eso sería posible en las siguientes circunstancias:

(i) La petición para añadir las reivindicaciones de prioridad se hace con suficiente antelación para permitir la inclusión de un aviso en la publicación de la patente

(ii) Se puede demostrar de manera creíble que la omisión fue un error real y que la petición de añadido no representa un cambio de opinión por parte del solicitante.

He presentado solicitudes posteriores reivindicando de manera válida una prioridad. ¿Estoy sano y salvo?

La respuesta corta es “no totalmente”. Aquí se exponen los motivos:

 “Divulgaciones tardías” aún podrían afectar a sus solicitudes

El derecho de prioridad tiene como efecto que la fecha de prioridad debe ser la fecha de corte de las divulgaciones que deben ser consideradas como parte del estado de la técnica para evaluar la patentabilidad de la invención reivindicada. Así, cualquier divulgación que se produzca después de la mencionada fecha de prioridad (a partir de ahora “divulgaciones tardías”) no será considerada parte del estado de la técnica.

Sin embargo, esto no significa que cualquier “divulgación tardía” después de la fecha de la prioridad no pueda tener efecto en lo que respecta a la evaluación de patentabilidad. Veamos por qué:

Si una “divulgación tardía” contiene declaraciones que comprometen la credibilidad de los datos presentes en la solicitud que apoyan la existencia de un efecto técnico que es relevante para la determinación de la actividad inventiva, el examinador se puede negar a considerar los datos presentes en la solicitud en favor de la actividad inventiva.

Un claro ejemplo de esta situación surge cuando la “divulgación tardía” que genera dudas sobre la credibilidad tiene como origen el solicitante i/o los inventores de la solicitud de patente. Se aconseja a los solicitantes ser muy cuidadosos al hacer divulgaciones “conectadas” con solicitudes ya presentadas con el convencimiento de que cualquier divulgación tras una prioridad válida será “inofensiva” para el futuro de la solicitud.

¿Se puede retirar una reivindicación de prioridad? ¿Por qué podría ser útil la retirada?

La fecha de prioridad reivindicada en una solicitud (o la fecha de prioridad más antigua si se reivindican varias) es una fecha importante también desde el punto de vista procesal, ya que mucho de los plazos se cuentan a partir de esta fecha. Algunos ejemplos importantes son:

(i) las solicitudes de patente se publican normalmente a los 18 meses contados a partir de la fecha de prioridad más antigua

(ii) la demanda de examen preliminar internacional se debe presentar al cabo de 22 meses [7] desde la fecha de prioridad

(iii) el plazo para entrar en fases nacionales/regionales con una solicitud PCT es de 30 o 31 meses (dependiendo del país) desde la fecha de prioridad más antigua

Así, la retirada válida de la reivindicación de prioridad más antigua tiene como consecuencia directa el retraso, entre otros, de los plazos anteriormente mencionados, dando tiempo extra al solicitante.

Es importante señalar que la retirada de la prioridad es una medida extrema que implica la pérdida del beneficio de la prioridad retirada con el riesgo el potencial de que el estado de la técnica anterior divulgado entre la fecha de prioridad retirada y la fecha de la siguiente reivindicación de prioridad válida (o la fecha de la presentación de solicitud si no hay ninguna otra prioridad) pueda afectar a la patentabilidad de la invención reivindicada.

Si las ventajas de retirar una prioridad superan los riesgos, se podría considerar esta medida, teniendo en cuenta que:

(i) si se desea retirar la prioridad durante la fase internacional de una solicitud PCT, la petición de retirada debe hacerse antes de la fecha de expiración de 30 meses desde la fecha de prioridad.

(ii) retirar la prioridad durante las fases nacionales está regulado por las normativas de cada país u organización supranacional. En el caso de la EPO, esto puede hacerse en cualquier momento.

La retirada de una prioridad no afectará en ningún caso a los plazos que ya hayan transcurrido.

¿Qué puede suceder si durante mi año de prioridad me doy cuenta de que la solicitud de prioridad es incorrecta, o no he tenido la posibilidad de desarrollar la invención. ¿Puedo comenzar un nuevo derecho de prioridad para la misma invención?

Como se ha explicado antes, bajo el Art 4C(4) del Convenio de París y su equivalente Art. 87(4) del EPC, es posible retirar la solicitud de prioridad, y presentar una nueva solicitud para originar un nuevo periodo de prioridad de 12 meses. No obstante, es obligatorio que se cumplan las siguientes condiciones:

  1. La primera solicitud debe retirarse, abandonarse o denegarse sin dejar ningún derecho pendiente antes de presentar la solicitud posterior. Recomendamos firmemente escribir una carta a la oficina de patentes con esta redacción, al menos un día antes de la presentación de la solicitud posterior, para tener prueba de que se ha cumplido con el requisito;
  2. La primera solicitud de prioridad no debe haber sido publicada o estado abierta para inspección pública;
  3. La primera solicitud de prioridad no debe haber sido utilizada para una reivindicación de prioridad y no debe ser utilizada para este propósito en el futuro.
  4. No hay divulgación de la invención, ni de los inventores ni de terceros. Recomendamos realizar una búsqueda en las bases de datos del estado de la técnica previo para confirmar que el riesgo de tener una divulgación reciente de la invención es bajo.

[1] Francia, Bélgica, Brasil, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, El Salvador, Serbia, España y Suiza.

[2] De los 11 firmantes iniciales 3 países (Guatemala, El Salvador y Serbia solo lo ratificaron en los años 90. Sin embargo, en la fecha de la primera ratificación (07.07.1984) 2 países adicionales (Túnez y Reino Unido) se unieron al sistema.[3] El listado completo de los estados miembros se encuentra en: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf

[4] Artículo 87 del EPC y Artículo 8 del PCT

[5] Regla 136 EPC y Regla 26bis.3 PCT

[6] La EPO solamente permite el restablecimiento en base a un “debido cuidado” no en base al incumplimiento involuntario.

[7] El plazo son 3 meses desde la transmisión del informe de búsqueda internacional a solicitante y la opinión escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional en caso de que el plazo expire posteriormente.

Enric Carbonell
Enric se incorporó a ABG en 2007 y es el socio responsable de la oficina en Barcelona. Su actividad se centra en farmacia, biotecnología y química en sus diversos aspectos, tales como la estrategia de protección industrial, creación de portafolios de patentes, elaboración de opiniones de validez e infracción. Es Agente Europeo de Patentes (EQE, 2005).
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