Què he de saber sobre el dret de prioritat per patents. Una perspectiva europea

right-of-priority-PATENTS
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Les patents i el seu àmbit territorial. El Conveni de Paris.

Les patents i els models d’utilitat tenen un àmbit geogràfic limitat, es a dir, una patent concedida en un país no té efecte més enllà de la frontera territorial d’aquest país i no pot ser infringida en altres països.

Com a conseqüència, quan es vol protecció per a una invenció en més d’un país, és necessari presentar patents (o models d’utilitat) en els diversos països d’interès. L’efecte d’una patent o d’un model d’utilitat comença només quan són presentats a la corresponen oficina de patents del país d’interès.

Organitzar la presentació de sol·licituds en diversos països per fer-les coincidir simultàniament amb la presentació al país d’origen de la persona u organització titular dels drets de la invenció podria ser una tasca molt complicada.

Convencion de Paris Proteccion propiedad industrial

Per establir regles comuns, incloent el dret al tractament nacional i el dret de prioritat, que donessin una solució a l’esmentada dificultat, 11 països [1] van decidir l’any 1883 formar una “Unió per a la protecció de la propietat industrial” (la Unió) i van firmar un Conveni per a regular-la. Com que la conferència va tenir lloc a Paris, el Conveni va ser anomenada “Conveni de Paris per la Protecció de la Propietat Industrial” (a partir d’ara referida com el Conveni de Paris). el Conveni va ser ratificat per 10 països [2] el 7 de juliol de 1884 i va entrar en vigor al mateix any.

Què és el dret de prioritat?

El dret de prioritat proporciona a tot aquell que ha presentat una primera sol·licitud de patent (o un model d’utilitat) en un país (en el qual el Conveni és en vigor) el dret a esperar durant un període d’un màxim de dotze mesos fins a que presenta sol·licituds per la mateixa invenció en altres països.

Si les subseqüents sol·licituds són presentades dins del període descrit, qualsevol esdeveniment ocorregut entre la presentació de la primera sol·licitud i la presentació de les esmentades subseqüents sol·licituds no tindrà efecte sobre les subseqüents sol·licituds, en particular no seran invalidades degut a d’altres presentacions, ni per la publicació ni l’explotació de la invenció.

A quins països/territoris s’aplica el dret de prioritat?

Després de la ratificació inicial feta per 10 estats, el Conveni de Paris ha sigut revisat i/o modificat set vegades (l’última el 28 de setembre de 1979). Avui en dia, és en vigor a 177 països [3] incloent Espanya, així com els altres membres del  Conveni de Patent Europea.

Aplica el Conveni de Paris al Tractat de Cooperació de Patents (PCT) i al Conveni de Patent Europea (EPC)?

El Conveni de Paris només pot ser signat per estats. Per això no té aplicació directa al PCT o l’EPC. No obstant, tant el PCT com l’EPC contenen regulacions sobre el dret de prioritat [4] que estan alineades amb les del Conveni de Paris i són interpretades d’acord amb elles.

Si un país no és membre del Conveni de Paris, hi ha una altra opció per beneficiar-se d’un dret de prioritat?

El 15 d’abril de 1994 es va signar l’Acord de Marrakech, que va establir l’Organització Mundial del Comerç (WTO). Aquest acord contenia, com a annex, el conveni sobre Aspectes dels Drets de Propietat Industrial Relacionats amb el Comerç (TRIPS) que va entrar en vigor l’1 de gener de 1995.

L’Article 1(2) del TRIPS obliga els seus membres a complir amb l’Article 4 del Conveni de Paris que estableix el dret de prioritat. Per aquest motiu, la prioritat pot ser reivindicada entre membres de la WTO fins i tot si no han signat el Conveni de Paris. Això aplica a Cap Verd, Fiji, Maldives, Myanmar, les Illes Salomó, Taiwan i Vanuatu.

De manera similar, la prioritat de països membres de la WTO pot ser reivindicada sota el PCT i l’EPC. La prioritat d’estats no membres de la WTO, com Taiwan, poden ser també reivindicada sota l’acord bilateral que hi ha entre l’EPO i aquest estat.

Assumint que el país d’origen i els països a on les futures presentacions seran fetes són membres del Conveni de Paris i/o l’organització WTO, hi ha altres requisits que s’han de complir per fer una reivindicació de prioritat vàlida?

Hi ha més requisits que s’han de complir per a que una reivindicació de prioritat sigui vàlida segons el Conveni de Patent Europea. Sónaquests els següents:

1- Les sol·licituds de patent subseqüents hauran de ser per a la mateixa invenció que la sol·licitud de la qual volen reivindicar la prioritat

Si les sol·licituds de patent subseqüents contenen material no contingut a la sol·licitud de prioritat, aquest material no es beneficiarà de dita prioritat.

Aquí tenim uns exemples:

  • Les realitzacions particulars d’una invenció no descrites a la sol·licitud prioritaria (com nous exemples) no es beneficiaran de la reivindicació de prioritat. Com a conseqüència, és possible que l’estat de la tècnica anterior, divulgat després de la data de prioritat, comprometi la patentabilitat de les reivindicacions dirigides específicament a les esmentades noves realitzacions de la invenció.

No obstant, les noves realitzacions gaudiran de protecció sempre que estiguin cobertes per una reivindicació més àmplia que tingui protecció.

  • Qualsevol nou aspecte introduït a la sol·licitud posterior però no divulgat a la sol·licitud prioritaria no es beneficiarà de la seva data de prioritat. Per a qualsevol nou aspecte, la primera sol·licitud subseqüent podria ser utilitzada per reivindicar prioritat (tot i que només pel nou aspecte).
  • Quan una sol·licitud conté més d’un concepte inventiu és possible reivindicar vàries prioritats, ja que cada concepte inventiu por haver estat protegit en una primera sol·licitud prioritaria.

2- El dret a reivindicar prioritat existeix per separat d’altres drets derivats de la primera sol·licitud

Això té com a conseqüència que l’esmentat dret a reivindicar prioritat pot ser transferit a tercers independentment de la propietat de la primera sol·licitud.

right priority claim patent

També significa que, al transferir els drets d’una sol·licitud que es podria fer valer en un futur per reivindicar prioritat, es recomanable que la transferència inclogui el dret de prioritat.

3- Les successives sol·licituds i la sol·licitud de la que han de reivindicar la prioritat han d’estar a nom de la mateixa persona/organització o grups de persones/organitzacions

És extremadament important que el sol·licitant de qualsevol sol·licitud subseqüent tingui el dret de reivindicar la prioritat de la primera sol·licitud abans de la data de presentació de les sol·licituds posteriors. No complir amb aquest requisit pot invalidar la reivindicació de prioritat inclús quan el dret de reivindicar la prioritat sigui assignat més tard al sol·licitant de les sol·licituds posteriors. Algunes patents molt importants han sigut revocades per l’EPO perquè els sol·licitants de la prioritat i els de les sol·licituds posteriors no eren els mateixos.

4- Les successives sol·licituds no s’han de presentar més tard d’1 any després de la data de presentació de la sol·licitud de la que volen reivindicar prioritat

És extremadament important respectar el període d’1 any. En cas contrari, el dret a reivindicar prioritat es perd i només pot ser restablert en el 2 mesos següents a la finalització d’aquest període sota les següents i molt excepcionals circumstàncies [5]:

(i) l’incompliment del període d’1 any va ocórrer malgrat haver pres la deguda cura requerida per les circumstancies [6]; o

(ii) l’incompliment del període d’1 any va ser involuntari

5- Una sol·licitud que reivindiqui la prioritat d’una sol·licitud anterior no pot ser utilitzada per a reivindicar la prioritat de sol·licituds posteriors excepte en alguns casos molt concrets

Per a que una sol·licitud posterior, en relació al mateix objecte d’una primera sol·licitud prèvia, sigui considerada com a primera sol·licitud per determinar la prioritat, s’han de donar les següents condicions:

(i) en la data que es presenti la sol·licitud posterior, l’anterior sol·licitud ha d’haver estat retirada, abandonada o denegada, sense estar haver estat oberta a inspecció pública ni deixar cap dret pendent

(ii) la sol·licitud prèvia no ha d’haver servit com a base per a reivindicar un dret de prioritat ni podrà posteriorment servir com a base per a reivindicar un dret de prioritat.

Per error, he oblidat de reivindicar prioritat quan estava presentant una sol·licitud posterior europea malgrat que complia amb tots els requisits. Puc corregir-ho encara?

Les Cambres de Recursos de l’EPO van decidir a la decisió J 009/91 que això seria possible en les següents circumstàncies:

(i) La petició per a afegir les reivindicacions de prioritat es fa amb suficient antelació per permetre la inclusió d’un avís a la publicació de la patent

(ii) Es pot demostrar de manera creïble que l’omissió va ser un error real i que la petició d’addició no representa un canvi d’opinió per part del sol·licitant.

He presentat sol·licituds posteriors reivindicant de manera vàlida  una prioritat. Estic sa i estalvi?

La resposta curta és “no totalment”. Aquí s’exposen els motius:

“Divulgacions tardanes” encara podrien afectar les seves sol·licituds

El dret de prioritat té com a efecte que la data de prioritat ha de ser la data de tall de les divulgacions que han de ser considerades com a part de l’estat de la tècnica per avaluar la patentabilitat de la invenció reivindicada. Així, qualsevol divulgació que es produeixi després de l’esmentada data de prioritat (a partir d’ara “divulgacions tardanes”) no serà considerada part de l’estat de la tècnica.

Tanmateix, això no significa que qualsevol “divulgació tardana” després de la data de prioritat no pugui tenir efecte pel que fa a l’avaluació de patentabilitat. Veiem per què:

Si una “divulgació tardana” conté declaracions que comprometen la credibilitat de les dades presents a la sol·licitud que suporten l’existència d’un efecte tècnic que és rellevant per la determinació de l’activitat inventiva, l’examinador es pot negar a considerar les dades presents a la sol·licitud en favor de l’activitat inventiva.

Un clar exemple d’aquesta situació sorgeix quan la “divulgació tardana” que genera dubtes sobre la credibilitat te com a origen el sol·licitant i/o els inventors de la sol·licitud de patent. S’aconsella als sol·licitants a ser molt curosos a l’hora de fer divulgacions “connectades” amb sol·licituds ja presentades amb el convenciment que qualsevol divulgació després d’una prioritat vàlida serà “inofensiva” pel futur de la sol·licitud.

Es pot retirar una reivindicació de prioritat? Per què podria ser útil la retirada?

La data de prioritat reivindicada en una sol·licitud (o la data de prioritat més antiga si s’en reivindiquen diverses) és una data important també des del punt de vista processal, ja que molts dels terminis es compten a partir d’aquesta data. Alguns exemples importants són:

(i) les sol·licituds de patent es publiquen normalment als 18 mesos comptats a partir de la data de prioritat més antiga

(ii) la demanda d’ examen preliminar internacional s’ha de presentar al cap de 22 mesos [7] des de la data de prioritat

(iii) el termini per entrar en fases nacionals/regionals amb una sol·licitud PCT és de 30 o 31 mesos (depenent del país) des de la data de prioritat més antiga

Així, la retirada vàlida de la reivindicació de prioritat més antiga té com a conseqüència directa el retard, entre d’altres, dels terminis anteriorment esmentats, donant temps extra al sol·licitant.

És important assenyalar que la retirada de la prioritat és una mesura extrema que implica la pèrdua del benefici de la prioritat retirada amb el potencial risc de que estat de la tècnica anterior divulgat entre la data de prioritat retirada i la data de la següent reivindicació de prioritat vàlida (o la data de la presentació de sol·licitud si no hi ha cap altra prioritat) pugui afectar la patentabilitat de la invenció reivindicada.

Si els avantatges de retirar una prioritat superen als riscos, es podria considerar aquesta mesura, tenint en compte que:

(i) si es desitja retirar la prioritat durant la fase internacional d’una sol·licitud PCT, la petició de retirada ha de fer-se abans de la data d’expiració de 30 mesos des de la data de prioritat.

(ii) retirar la prioritat durant les fases nacionals està regulat per les normatives de cada país o organització supranacional. En el cas de l’EPO això pot fer-se en qualsevol moment.

La retirada d’una prioritat no afectarà en qualsevol cas als terminis que ja hagin transcorregut.

Què pot succeir si durant el meu any de prioritat m’adono que la sol·licitud de prioritat és incorrecta, o no he tingut la possibilitat de desenvolupar la invenció. Puc començar un nou dret de prioritat per a la mateixa invenció?

Com s’ha explicat abans, sota l’Art 4C(4) del Conveni de Paris i el seu equivalent Art. 87(4) de l’EPC, és possible retirar la sol·licitud de prioritat, i presentar una nova sol·licitud per originar un nou període de prioritat de 12 mesos. No obstant, és obligatori que es compleixin les següents condicions:

  1. La primera sol·licitud s’ha de retirar, abandonar o denegar sense deixar cap dret pendent abans de presentar la sol·licitud posterior. Recomanem fermament escriure una carta a l’oficina de patents amb aquesta redacció, almenys un dia abans de la presentació de la sol·licitud posterior, per tal de tenir prova de que el requisit s’ha complert;
  2. La primera sol·licitud de prioritat no ha d’haver sigut publicada o estat oberta per a inspecció pública;
  3. La primera sol·licitud de prioritat no ha d’haver estat utilitzada per a una reivindicació de prioritat i no ha de ser utilitzada per aquest propòsit en el futur.
  4. No hi ha divulgació de la invenció, ni dels inventors ni de tercers. Recomanem realitzar una recerca a les bases de dades de l’estat de la tècnica previ per a confirmar que el risc de tenir una divulgació recent de la invenció és baix.

[1] França, Bèlgica, Brasil, Guatemala, Itàlia, Països Baixos, Portugal, El Salvador, Sèrbia, Espanya i Suïssa.

[2] Dels 11 signants inicials 3 països (Guatemala, El Salvador i Sèrbia només van ratificar-lo als anys 90s. Tanmateix, a la data de la primera ratificació (07.07.1984) 2 països addicionals (Tunísia i el Regne Unit) es van unir al sistema.

[3] El llistat complet dels estats membres es pot trobar a: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf

[4] Article 87 de l’EPC i Article 8 del PCT.

[5] Regla 136 EPC i Regla 26bis.3 PCT

[6] L’EPO solament permet el restabliment en base a una “deguda cura” no en base a l’incompliment involuntari.

[7] El termini són 3 mesos des de la transmissió de l’informe de recerca internacional al sol·licitant i la opinió escrita de l’Autoritat de Recerca Internacional en cas que el termini expiri posteriorment.

Enric Carbonell
Enric es va incorporar a ABG el 2007 i és soci responsable de l’oficina a Barcelona. La seva pràctica habitual es centra en la farmàcia, la biotecnologia i la química en diversos aspectes, com ara l’estratègia de protecció industrial, la creació de dossiers de patents i l’elaboració d’opinions de validesa i infracció. És Agent Europeu de Patents (EQE, 2005).
Enric Carbonell on EmailEnric Carbonell on Linkedin

Comparteix aquesta publicació

Share on linkedin
Share on twitter

Subscriu-te a la nostra newsletter

Notícies rellevants