Doble patentabilidad en la EPO: ¿Qué hay de nuevo?

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La “doble patentabilidad” se refiere a una situación en la que un solicitante intenta obtener dos o más patentes distintas que reivindican la misma invención.

En determinadas circunstancias, la presentación de varias solicitudes de patente basadas en la misma invención puede resultar ventajosa por diversas razones. Por ejemplo, una solicitud puede reivindicar la invención en términos amplios y una solicitud divisional puede presentarse con reivindicaciones de alcance más reducido o con una realización preferida para intentar obtener una concesión más rápida sobre ese objeto concreto.

Las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés) establecen que “es un principio aceptado en la mayoría de los sistemas de patentes que dos patentes no pueden otorgarse al mismo solicitante para una invención” (ver G-IV, 5.4). Aunque la prohibición de doble patentabilidad no tiene base legal explícita en el Convenio de la Patente Europea (CPE), en la práctica, los examinadores de la EPO tienden a seguir los principios establecidos en las decisiones G 1/05 y G 1/06, en las que la Alta Cámara de Recursos decidió que debería prohibirse la doble patentabilidad porque el solicitante “no tiene ningún interés legítimo en procedimientos que den lugar a la concesión de una segunda patente con respecto a la misma materia para la que ya tiene una patente”.

Las controversias relativas a la doble patentabilidad suelen plantearse en torno a la cuestión de qué constituye la misma materia.

Prohibición de la doble patentabilidad

La prohibición de la doble patentabilidad puede aplicarse en la EPO a tres tipos de combinaciones de solicitudes europeas por el mismo solicitante:

  • múltiples solicitudes presentadas el mismo día,
  • solicitudes madre y divisional, o
  • una solicitud de prioridad y las solicitudes posteriores que reivindiquen esta prioridad.

Las cámaras de recursos de la EPO han tratado las situaciones anteriores en varias ocasiones, dando lugar a resoluciones contradictorias. Por ejemplo, con respecto al tercer escenario, en T 1423/07 el tribunal encontró que la doble patentabilidad no estaba prohibida para solicitudes europeas que reivindicaban una prioridad europea debido al claro interés legítimo del solicitante en el plazo más largo de protección disponible con la presentación posterior, en vista del hecho de que la fecha de presentación y no la fecha de prioridad era la fecha relevante para calcular el plazo de caducidad de 20 años de la patente.

Por el contrario, en T 307/03 se sostuvo que el Artículo 60 CPE (es decir, considerar el derecho del inventor a una patente europea como el derecho a una y solo una patente europea) impide la doble patentabilidad, incluso en casos de prioridad interna.

Tres preguntas a la Alta Cámara de Recursos

A la luz de estas posiciones divergentes, la cámara técnica de recursos en el caso T 0318/14 remitió en 2019 las siguientes preguntas a la Alta Cámara de Recursos (EBA por sus siglas en inglés) (documento aquí):

1. ¿Puede una solicitud de patente europea ser rechazada bajo el Artículo 97(2) CPE si reivindica la misma materia que una patente europea otorgada al mismo solicitante que no forma parte del estado de la técnica según el Artículo 54(2) y (3) CPE?

2.1. Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, ¿cuáles son las condiciones para tal rechazo y las diferentes condiciones que deben aplicarse cuando la solicitud de patente europea bajo examen se presentó

      1. en la misma fecha que, o
      2. como una solicitud divisional europea (Artículo 76(1) CPE) con respecto a, o
      3. reivindicando la prioridad (Artículo 88 CPE) con respecto a una solicitud de patente europea en base a la cual una patente europea fue concedida al mismo solicitante?

2.2. En particular, en este último caso, ¿tiene un solicitante un interés legítimo en la concesión de la (subsiguiente) solicitud de patente europea en vista del hecho de que la fecha de presentación y no la fecha de prioridad es la fecha relevante para calcular el plazo de caducidad de la patente europea según el Artículo 63(1) CPE?

Cabe mencionar que, en el asunto T 0318/14, la División de Examen constató que las reivindicaciones objeto de análisis eran «100% idénticas» a las reivindicaciones concedidas en su solicitud europea prioritaria. En el recurso, el solicitante se limitó a introducir modificaciones formales en el texto de las reivindicaciones, de modo que la reivindicación 1 se definió como «Composición … para tratar o prevenir…» (mientras que la patente prioritaria reivindica «Composición … para uso en el tratamiento o la prevención de…»).

Por lo tanto, al solicitante no le preocupaba si la solicitud objeto de controversia reivindicaba la misma materia concedida en la solicitud prioritaria, sino que quería defender su interés legítimo en la concesión de una solicitud posterior con un año adicional de duración de la patente.

Fin de años de ambigüedad en cuanto a la base jurídica

La Alta Cámara respondió a las cuestiones planteadas en su Decisión G 4/19 (Doble patente), de 22 de junio de 2021, de la siguiente manera:

1. Una solicitud de patente europea puede denegarse en virtud del artículo 97, apartado 2, y del artículo 125 del CPE si reivindica la misma materia que una patente europea que haya sido concedida al mismo solicitante y no forme parte del estado de la técnica con arreglo al artículo 54, apartados 2 y 3, del CPE.

2.1 La solicitud puede denegarse sobre esa base jurídica, independientemente de si

    1. se presentó en la misma fecha, o
    2. es una solicitud anterior o una solicitud divisional (artículo 76, apartado 1, del CPE) con respecto a la misma, o
    3. reivindica la misma prioridad (artículo 88 del CPE) que la solicitud de patente europea que da lugar a la patente europea ya concedida.

2.2 En vista de la respuesta a la pregunta 2.1, no se requiere una respuesta separada

Según la resolución de la EBA, los trabajos preparatorios del CPE (comúnmente denominados «travaux préparatoires«) demuestran que la intención del legislador era que la EPO prohibiera la doble patentabilidad teniendo en cuenta los principios de Derecho procesal generalmente reconocidos en los Estados Contratantes, es decir, mediante una aplicación directa del artículo 125 del CPE, incluso en los casos derivados de la prioridad interna (escenario c de los planteados arriba).

Aclaraciones pendientes sobre el concepto de «misma invención»

Si bien la decisión G 4/19 pone fin a años de ambigüedad al concluir que el artículo 125 del CPE proporciona fundamento jurídico para la prohibición de la doble patentabilidad, cabe señalar que no se ha abordado el significado de «mismo solicitante» o «misma materia». En cuanto a la interpretación de este último concepto, la EBA se limita a mencionar superficialmente (véase punto 2 de las Razones) que debe tenerse en cuenta la distinción entre doble protección (reivindicaciones con alcances que solapan) y doble patentabilidad (reivindicaciones para la misma invención) remitiéndose a los puntos 17 a 24 de la Decisión T 0318/14.

Esto puede considerarse una confirmación sutil de que la prohibición de la doble patentabilidad en la EPO no es aplicable cuando los alcances de las reivindicaciones no son idénticos y que se permite el solapamiento entre las reivindicaciones, según se establece en las Directrices (véanse G-IV, 5.4). En cualquier caso, es de esperar que en el futuro todavía surjan disputas legales en cuanto al grado de distinción requerido para escapar de la prohibición.

Tomás Llamas
Tomás se incorporó a ABG en 2007 y es asociado en el departamento de química. Su práctica habitual se centra en la tramitación de patentes y en la realización de estudios de opinión en el área de química orgánica. Es Agente Europeo de Patentes (EQE, 2012). Antes de su incorporación a ABG, Tomás realizó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid (2003-2007) en el campo de la síntesis asimétrica, incluyendo una estancia pre-doctoral en The Scripps Research Institute (San Diego, EEUU) enfocada hacia la Síntesis Total de productos naturales. Posteriormente, realizó una estancia post-doctoral para la compañía española Fyse-Ercros S.A. (2006-07) centrada en Química Médica.
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