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Doble patentabilidad en la EPO: ¿Qué hay de nuevo?

26 · 02 · 19 - ABGexperts - ABG IP

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La “doble patentabilidad” se refiere a una situación en la que un solicitante intenta obtener dos o más patentes distintas que reivindican la misma materia.

Las Directrices de Examen en la OEP establecen que “es un principio aceptado en la mayoría de los sistemas de patentes que dos patentes no pueden otorgarse al mismo solicitante para una invención” (ver G, IV, 5.4) y, aunque la prohibición de doble patentabilidad no tiene base legal explícita en la Convención de Patentes Europeas (CPE), en la práctica, los examinadores de la EPO tienden a seguir los principios establecidos en las decisiones G 1/05 y G 1/06, en las que la Alta Cámara de Recursos decidió que debería prohibirse la doble patentabilidad porque el solicitante “no tenía ningún interés legítimo en procedimientos que dieran lugar a la concesión de una segunda patente con respecto al mismo objeto para el que ya tenía una patente”.

La prohibición de la doble patentabilidad puede aplicarse a tres tipos de combinaciones de solicitudes europeas por el mismo solicitante: dos solicitudes presentadas el mismo día, solicitudes madre y divisional, o una solicitud y su solicitud prioritaria.

Las cámaras de recursos de la OEP han tratado las situaciones anteriores en varias ocasiones, dando lugar a resoluciones contradictorias. Por ejemplo, con respecto al tercer escenario, en T 1423/07 el tribunal encontró que la doble patentabilidad no estaba prohibida para solicitudes europeas que reivindicaban una prioridad europea debido al claro interés legítimo del solicitante en el plazo más largo de protección disponible con la presentación posterior, en vista del hecho de que la fecha de presentación y no la fecha de prioridad era la fecha relevante para calcular el plazo de caducidad de 20 años de la patente. Por el contrario, en T 307/03 se sostuvo que el Artículo 60 CPE (es decir, considerar el derecho del inventor a una patente europea como el derecho a una y solo una patente europea) impide la doble patentabilidad, incluso en casos de prioridad interna.

A la luz de estas posiciones divergentes, nos complace ver que la cámara de recursos en el caso T 0318/14 ha remitido recientemente las siguientes preguntas a la Alta Cámara de Recursos (EBA) (minutas aquí):

1. ¿Puede una solicitud de patente europea ser rechazada bajo el Artículo 97(2) CPE si reivindica la misma materia que una patente europea otorgada al mismo solicitante que no forma parte del estado de la técnica según el Artículo 54(2) y (3) CPE?

2.1. Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, ¿cuáles son las condiciones para tal rechazo y las diferentes condiciones que deben aplicarse cuando la solicitud de patente europea bajo examen se presentó

a) en la misma fecha que, o

b) como una solicitud divisional europea (Artículo 76(1) CPE) con respecto a, o

c) reivindicando la prioridad (Artículo 88 CPE) con respecto a

una solicitud de patente europea en base a la cual una patente europea fue concedida al mismo solicitante?

2.2. En particular, en este último caso, ¿tiene un solicitante un interés legítimo en la concesión de la (subsiguiente) solicitud de patente europea en vista del hecho de que la fecha de presentación y no la fecha de prioridad es la fecha relevante para calcular el plazo de caducidad de la patente europea según el Artículo 63(1) CPE?

La decisión del EBA se espera con mucho interés. ABG IP les mantendrá informados sobre cualquier avance en cuanto al progreso del caso.

Como siempre, si están interesados en obtener más detalles sobre este tema, les invitamos a que contacten con nosotros.

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