La “doble patentabilitat” es refereix a una situació en la qual un sol·licitant intenta obtenir dues o més patents distintes que reivindiquen la mateixa invenció.
En determinades circumstàncies, la presentació de diverses sol·licituds de patent basades en la mateixa invenció pot resultar avantatjosa per vàries raons. Per exemple, una sol·licitud pot reivindicar la invenció en termes amplis i una sol·licitud divisional pot presentar-se amb reivindicacions d’abast més reduït o amb una realització preferida per a intentar obtenir una concessió més ràpida sobre aquest objecte concret.
Les Directrius de l’Examen de l’Oficina Europea de Patents (OEP) estableixen que “és un principi acceptat en la majoria dels sistemes de patents que dues patents no es poden concedir al mateix sol·licitant per a una invenció” (veure G-IV, 5.4). Tot i que la prohibició de doble patentabilitat no té cap base legal explícita en la Convenció de Patents Europees (CPE), a la pràctica, els examinadors de l’OEP tendeixen a seguir els principis establerts en les decisions G 1/05 i G 1/06, en les quals l’Alta Cambra de Recursos va decidir que calia prohibir el la doble patentabilitat perquè el sol·licitant “no té cap interès legítim en procediments que donin lloc a la concessió d’una segona patent en relació a la mateixa matèria per a la qual ja té una patent”.
Les controvèrsies referents a la doble patentabilitat acostumen a plantejar-se al voltant de la qüestió de què constitueix la mateixa matèria.
Prohibició de la doble patentabilitat
La prohibició de la doble patentabilitat pot aplicar-se a l’OEP en tres tipus de combinacions de sol·licituds europees pel mateix sol·licitant:
- múltiples sol·licituds presentades el mateix dia
- sol·licituds mare i divisional, o
- una sol·licitud de prioritat i les sol·licituds posteriors que reivindiquen aquesta prioritat.
Les cambres de recursos de l’OEP han tractat en diverses ocasions les situacions esmentades anteriorment, resultant en resolucions contradictòries. Per exemple, en relació amb el tercer escenari, en T 1423/07 el tribunal va observar que la doble patentabilitat no estava prohibida per a les sol·licituds europees que reivindicaven una prioritat europea degut al clar interès legítim del sol·licitant en el termini més llarg de protecció disponible que es pot aconseguir amb la presentació posterior, en vista del fet de que la data de presentació, i no la data de prioritat, era la data rellevant per a calcular el termini de 20 anys de la patent.
Per contra, en T 307/03 es va sostenir que l’Article 60 CPE (és a dir, considerar el dret de l’inventor a una patent europea i només a una patent europea) impedeix la doble patentabilitat, fins i tot en casos de prioritat interna.
Tres preguntes a l’Alta Cambra de Recursos
En vista d’aquestes posicions divergents, la cambra tècnica de recursos en el cas T 0318/14 va remetre el 2019 les següents preguntes a l’Alta Cambra de Recursos (EBA, per les seves inicials en anglès) (document aquí):
1. ¿Pot una sol·licitud de patent europea ser denegada sota l’article 97(2) CPE si reivindica la mateixa matèria que una patent europea concedida al mateix sol·licitant que no forma part de l’estat de la tècnica segons l’Article 54(2) i (3) CPE?
2.1. Si la resposta a la primera pregunta és afirmativa, ¿quines són les condicions per a tal denegació i les diferents condicions que s’han d’aplicar quan la sol·licitud de patent europea sota examen es va presentar:
-
-
- en la mateixa data que, o
- com a una sol·licitud divisional europea (Article 76(1) CPE) referent a, o
- reivindicant la prioritat (Article 88 CPE) pel que fa a una sol·licitud de patent europea en base a la qual una patent europea va ser concedida al mateix sol·licitant?
-
2.2. En particular, en aquest darrer cas, ¿té un sol·licitant un interès legítim en la concessió de la (subsegüent) sol·licitud de patent europea, tenint en compte que la data de presentació i no la data de prioritat és la data rellevant per a calcular el termini de caducitat de la patent europea segons l’Article 63(1) CPE?
Cal mencionar que, en el cas T 0318/14, la Divisió d’Examen va constatar que les reivindicacions objecte d’anàlisis eren “100% idèntiques” a les reivindicacions concedides en la seva sol·licitud europea prioritària. En el recurs, el sol·licitant es va limitar a introduir modificacions formals en el text de les reivindicacions, de manera que la reivindicació 1 es va definir com a “Composició… per a tractar o prevenir…” mentre que la patent prioritària reivindica “Composició… per a l’ús en el tractament o la prevenció de…”
Per tant, al sol·licitant no li amoïnava si la sol·licitud objecte de controvèrsia reivindicava la mateixa matèria concedida en la sol·licitud prioritària, sinó que volia defensar el seu interès legítim en la concessió d’una sol·licitud posterior amb un any addicional de duració de la patent.
Fi d’anys d’ambigüitat pel que fa a la base jurídica
L’Alta Cambra va respondre a les qüestions platejades en la seva Decisió G 4/19 (Doble patent), del 22 de juny del 2021, de la següent manera:
1. Una sol·licitud de patent europea pot denegar-se en virtut de l’article 97, apartat 2, i de l’article 125 del CPE si reivindica la mateixa matèria que una patent europea que hagi sigut concedida al mateix sol·licitant i no formi part de l’estat de la tècnica amb arranjament a l’article 54, apartats 2 i 3, del CPE.
2.1 La sol·licitud pot denegar-se sobre aquesta base jurídica, independentment de si
a. es va presentar en la mateixa data, o
b. és una sol·licitud anterior o una sol·licitud divisional (article 76, apartat 1, del CPE) pel que fa a la mateixa, o
c. reivindica la mateixa prioritat (article 88 del CPE) que la sol·licitud de patent europea que dona lloc a la patent europea ja concedida.
2.2 En vista de la resposta a la pregunta 2.1, no es requereix una resposta separada.
Segons la resolució de l’EBA, els treballs preparatoris del CPE (comunament denominats “travaux préparatoires“) demostren que la intenció del legislador era que l’OEP prohibís la doble patentabilidad tenint en compte els principis de Dret processal generalment reconeguts als Estats Contractants, és a dir, mitjançant una aplicació directa de l’article 125 del CPE, fins i tot en els casos derivats de la prioritat interna (escenari c dels plantejats abans).
Aclariments pendents sobre el concepte de “mateixa invenció”
Si bé la decisió G 4/19 posa fi a anys d’ambigüitat al concloure que l’article 125 del CPE proporciona fonament jurídic per a la prohibició de la doble patentabilitat, cal assenyalar que no s’ha abordat el significat de “mateix sol·licitant” o “mateixa matèria”. Pel que fa a la interpretació d’aquest darrer concepte, l’EBA es limita a mencionar superficialment (veure punt 2 de les Raons) que s’ha de tenir en compte la distinció entre doble protecció (reivindicacions amb abasts que es solapen) i doble patentabilitat (reivindicacions per a la mateixa invenció), remetent-se als punts 17 a 24 de la Decisió T 0318/14.
Això pot considerar-se una confirmació subtil de que la prohibició de la doble patentabilitat en l’OEP no és aplicable quan els abasts de les reivindicacions no són idèntics i que es permet el solapament entre les reivindicacions, segons s’estableix en les Directrius (veure G-IV, 5.4). En qualsevol cas, es d’esperar que en el futur encara surtin disputes legals pel que fa al grau de distinció requerit per a escapar de la prohibició.
