El sistema de marca de la Unión Europea

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El sistema de la marca de la Unión Europea (anteriormente conocida como “marca comunitaria”) lleva operativo desde el año 1996 y permite solicitar, a través de un único trámite, una marca multiclase para todos los Estados Miembros de la Unión Europea a la vez utilizando una única lengua.

Así pues, es una alternativa a la presentación de solicitudes de marcas nacionales en cada Estado Miembro de la Unión Europea, lo que se traduce en un sistema de protección mucho más rápido y económico y que, desde su funcionamiento, ha resultado ser todo un éxito.

Ámbito territorial de las marcas de la UE

¿Qué países/territorios abarca la marca de la Unión Europea?

Igual que las patentes, las marcas son derechos territoriales, de modo que sus efectos únicamente se despliegan en el territorio o territorios donde se solicita su protección.

Así es como los usuarios pueden optar por proteger una marca:

  • a nivel nacional (marca española, marca francesa, marca alemana, etc.),
  • a nivel regional (marca de Benelux que protege los territorios de Bélgica, Holanda y Luxemburgo)
  • a nivel de la Unión Europea con la figura de la marca de la Unión Europea a la que se refiere esta entrada.

Dado que a día de hoy la Unión Europea la constituyen 27 Estados Miembros, el título de registro que se obtenga con la solicitud de marca de la Unión Europea va a abarcar dichos 27 Estados Miembros.

A medida que se incorporan nuevos países en la Unión Europea, la protección de la marca de la UE se extiende también a esos países. El último país en incorporarse a la UE fue Croacia en 2013 y las marcas que ya contaban con protección pasaron a estar protegidas también allí después de ese momento.

¿Y si solo se quiere obtener protección en una parte de la Unión Europea? ¿Pueden hacerse exclusiones?

El sistema de marcas de la Unión Europea no permite dejar de lado a ciertos países de la protección de la marca. Por poner un ejemplo, un solicitante que vaya a hacer uso de la marca en diez países, no va a poder excluir a los diecisiete restantes.

Como no es obligatorio utilizar la marca en toda la Unión Europea sino que el uso en una parte del territorio sería suficiente, es independiente que las intenciones del titular de la marca estén enfocadas a utilizarla únicamente en una serie de países determinados.

Procedimiento de registro unitario

Procedimiento centralizado

El procedimiento de registro de la marca de la Unión Europea se lleva a cabo ante la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), la agencia de la UE encargada del registro de marcas y de diseños comunitarios y que tiene su sede en Alicante desde 1994.

Esta centralización del procedimiento de registro también implica que el solicitante de la marca sólo tendrá que pagar tasas oficiales a una única oficina y no a 27 oficinas nacionales. Lo mismo sucederá con las tasas de renovación 10 años después de la solicitud. La marca se renovará ante la EUIPO una única vez y no seleccionando territorios.

¿Qué duración suele tener el procedimiento de registro de una marca de la UE?

La duración aproximada del procedimiento de registro de una marca de la UE suele ser de unos 4 a 6 meses aproximadamente, siempre y cuando la marca no reciba objeciones por parte de la Oficina o reciba oposición/es por parte de terceros.

Fases:

  1. Comprobación de requisitos formales: Una vez se presenta la solicitud de marca, la EUIPO, lleva a cabo un examen previo para comprobar que cumple con los requisitos formales establecidos en el Reglamento de Marca de la UE.
  2. Comprobación de prohibiciones absolutas: Si se supera esta fase, un Examinador comprobará que la marca no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas de registro del artículo 7 del Reglamento (marcas no distintivas, marcas descriptivas, marcas genéricas, marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres, etc.).
  3. Publicación: Si la marca no está viciada por ninguna prohibición absoluta de registro, se publicará en el Boletín de Marcas de la UE.
  4. Periodo de oposición: A partir de ahí, cualquier tercero interesado que se sienta perjudicado por esa nueva solicitud de marca puede interponer una oposición que paralice su registro en un plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicación de la marca. Las oposiciones únicamente pueden basarse en motivos relativos de denegación (ej. existencia de marcas anteriores con efectos en la totalidad o en parte de la UE que puedan colisionar con la nueva solicitud de marca), y nunca en motivos absolutos de denegación, pues la EUIPO ya ha realizado de oficio ese examen. En caso de que la marca reciba oposición, la Oficina avisará al solicitante de la marca impugnada y empezará el procedimiento de oposición.
  1. Certificado de Registro: Si, por el contrario, la marca no recibe oposición o la oposición se desestima, la EUIPO emitirá un único certificado de Registro de la marca que tendrá efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea y que no será necesario validar en los diferentes Estados Miembros, como sucede con la figura de la patente europea.

¿Existe la posibilidad de acelerar el procedimiento de registro de la marca?

No, no es posible solicitar un procedimiento acelerado de examen de la marca. Si se quiere obtener el registro cuando antes, hay que cumplir con todos los requisitos formales que se establecen en el Reglamento e intentar prevenir que la marca incurra en prohibiciones absolutas de registro y que pueda recibir oposición. De este modo, se evitará la recepción de objeciones u oposiciones y la marca podrá registrarse en el plazo mínimo de 4 meses, pues el período de oposición de 3 meses que tienen los terceros no puede acortarse.

Documentación necesaria para solicitar una marca de la Unión Europea

Los datos imprescindibles que hay que incluir en una solicitud de marca de la UE son los siguientes:

  • Datos del solicitante: nombre y dirección
  • Tipo de marca y denominación o logotipo en función del tipo de marca
  • Productos y/o servicios a solicitar bajo la marca indicando la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza
  • Pago de las tasas de solicitud correspondientes.

No es necesario aportar un poder de representación a la hora de contar con un representante autorizado ante la EUIPO.

Vida de la marca una vez registrada

Si la marca de la UE accede al registro, tendrá una duración de 10 años a contar desde su fecha de solicitud y podrá ser renovada por periodos de 10 años de forma indefinida. Lo único que hay que hacer para renovar una marca es solicitarlo a la Oficina y pagar las tasas correspondientes 6 meses antes de que expire el vencimiento. Si la solicitud de renovación se hace dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento, habrá que pagar las tasas de recargo correspondientes como penalización (plazo de gracia). Una vez transcurrido el “plazo de gracia” de 6 meses, ya no será posible realizar la renovación y la marca se considerará caducada.

La adquisición de los derechos de marca de la Unión Europea se obtienen con el registro, y se puede utilizar el símbolo ® para evidenciarlo. El uso de dicho símbolo no es obligatorio.

Obligación de usar las marcas registradas

Aunque la marca se puede utilizar en el mercado antes de que se produzca el registro, la obligación de uso nace a los cinco años a contar desde la fecha en la que se obtiene en certificado de registro. Por ello, una vez transcurrido ese plazo cualquier tercero que considere que la marca no se ha utilizado, podrá instar un procedimiento de caducidad por falta de uso, sin necesidad de demostrar ningún interés legal para interponer dicha acción de caducidad

Así pues, aunque la propia EUIPO no verifique si se está haciendo uso de una marca en el mercado, los titulares la tienen que poner en funcionamiento para evitar que, una vez transcurrido el “plazo de gracia” de cinco años, cualquier tercero pueda instar su caducidad. En caso de no hacerlo, se arriesgan a que ese tercero logre que la Oficina declare la caducidad y la marca no podrá “revivir” después, a no ser que vuelva a solicitarse de nuevo.

¿El uso de la marca de la UE tiene que producirse en los 27 Estados Miembros?

No es necesario que el titular utilice la marca de la UE en todos los Estados Miembros para que permanezca en el registro, sino que basta con que se use en una parte del territorio.

Sí, finalmente, la Oficina considera probada la falta de uso efectivo, los efectos comenzarán en la fecha de la solicitud de la caducidad.

¿Qué ocurre cuando la marca tiene algún problema de registro que sólo afecta a una o varias partes del territorio de la UE?

Una de las ventajas que ofrece la figura de la marca de la UE es la posibilidad de transformar dicha marca en solicitudes de marcas nacionales en los diferentes Estados Miembros en el supuesto de que ésta se haya visto afectada por un motivo de denegación absoluto o relativo que únicamente afecte a una parte del territorio. De este modo, el riesgo que genera la naturaleza unitaria de la marca de la Unión Europea se ve mitigado por esta posibilidad de transformación en marcas nacionales.

Por ejemplo, si la marca de la UE recibe oposición de una marca anterior danesa que resulta en su denegación, su titular podrá transformar esa marca denegada de la UE en marcas nacionales en el resto de países, es decir, en los 26 Estados Miembros restantes, siendo por lo tanto Dinamarca el único que estaría excluido.

Lo mismo sucedería si al examinar la solicitud de marca, el Examinador observara que la misma es descriptiva únicamente para el público danés, lo que supondría que, al operar el motivo de denegación únicamente para el público de habla danesa, su titular podría transformar la marca en solicitudes de marcas nacionales en el resto de Estados Miembros donde no operara dicha prohibición.

Ventajas y desventajas de proteger una marca en la Unión Europea

Ventajas

  • Presentación de una única solicitud de marca en una única Oficina
  • Marca seguirá un único procedimiento de registro
  • Pago de una única tasa de solicitud de marca, en lugar de pagar tasas oficiales a 27 Oficinas Nacionales, así como de renovación
  • Derechos conferidos por la marca de la UE tienen carácter unitario
  • Se emite un único título de registro
  • Tramitación rápida si no surgen oposiciones
  • Permite reivindicar antigüedad
  • Permite la trasformación de la marca de la UE en marcas nacionales individuales
  • La renovación es también automática y tiene los mismos efectos en los 27 Estados Miembros

Desventajas

  • Más cara que una marca nacional
  • Basta un obstáculo o diferencia lingüística en una parte de la UE para que no se consiga el registro
  • Más difícil de obtener por tener mayor cobertura (derechos anteriores nacionales de 27 EM pueden impedirlo)

Una marca de la UE ¿es lo idóneo?

La idoneidad de proteger una marca en todo el territorio de la Unión Europea va a depender de cada supuesto. Por eso desde el Departamento de Marcas de ABG creemos que hay que estudiar a fondo cada caso antes de solicitar una marca de la UE, valorando siempre las necesidades del cliente. También llevamos siempre a cabo una búsqueda de marcas en las bases de datos correspondientes que nos permita garantizar, en la medida de lo posible, que la nueva solicitud de marca no va a encontrar obstáculos que impidan su registro.

Inés Cantero
Adviser - Trademarks
Inés se incorporó a ABG en 2015 y es asesora de signos distintivos en el Departamento de Marcas. Su práctica habitual se centra en la tramitación de marcas españolas, de la Unión Europea e internacionales, gestión de cartera de marcas de clientes, negociaciones, redacción de acuerdos de coexistencia y en la realización de estudios de opinión en el área de signos distintivos.
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