Las importaciones paralelas son las importaciones de productos originales y legítimos que han sido comprados en el extranjero y posteriormente importados en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin autorización del titular de la marca, ocasionando una competencia directa con el propio titular o con algún distribuidor autorizado en el mercado destino.
Se trata de mercancías legítimas no falsificadas, adquiridas a un menor precio, para ofrecerlas más baratas que en el mercado destino, o al mismo precio pero con mayores utilidades. Son frecuentes en mercados como el de la moda y la tecnología.
En este artículo comentamos una sentencia reciente del Tribunal Supremo español que trata, precisamente, de una situación de este tipo.
Hechos y sentencia:
La empresa Más Por Menos, S.A. compró en Panamá más de 20.000 sandalias auténticas de la marca Havaianas. Tras adquirirlas y sin autorización del titular de la marca (Alpargatas, S.A.) las introdujo en el Espacio Económico Europeo. En concreto, las introdujo en la aduana de Bilbao y, en régimen de depósito aduanero, y quedaron almacenadas en Riofrío (Burgos).
Con posterioridad, Más Por Menos, S.A. ofreció y vendió las sandalias la empresa británica Happy Sport Ltd., quien las vendió en Reino Unido (antes del Brexit).
Alpargatas, S.A. demandó por infracción de marca a Más Por Menos, S.A. por infracción de las siguientes marcas de la Unión Europea:
- Marca núm. 8.170.953, gráfica: 8.170.953
- Marca núm. 3.772.431, mixta:
- Marca núm. 8.664.096, mixta:
- Marca núm. 12.092.722, mixta:
La demanda fue desestimada en primera instancia porque el Juzgado consideró que no se había probado la venta de los productos en el EEE ni que la demandada supiera que los productos se iban a vender en el EEE.
La demandante (Alpargatas S.A./Havaianas) recurrió y la Audiencia Provincial de Alicante estimó el recurso sobre la base de:
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- Quien importa un producto original en régimen de tránsito o depósito aduanero puede infringir, en determinados casos, una marca.
- El titular de la marca se puede oponer cuando la oferta o comercialización va a ser necesariamente en el EEE.
- La carga de la prueba de esta venta u ofrecimiento recae en el titular de la marca (aunque sea una prueba indiciaria).
La demandada recurrió ante el Tribunal Supremo, quien desestimó el recurso, y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante por considerar que ésta se ajusta tanto a la normativa aplicable (Reglamento de Marca de la UE) como a la sentencia Colgate del Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-405/03).
La Sentencia nº 864/2021, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2021 puede leerse pinchando aquí.
Comentario:
Este caso trata directamente sobre las importaciones paralelas (grey market/grey goods).
Estas importaciones no están permitidas bajo las leyes de marcas españolas y de la UE. Sin embargo, existen algunas excepciones consistentes en, por ejemplo, la entrada de productos en depósito o tránsito aduanero. Sin embargo, en determinados supuestos – como el que nos ocupa- una importación paralela en régimen de depósito o tránsito aduanero puede implicar una infracción de marca si se cumplen unos requisitos, fijados en la sentencia Colgate del Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-405/03) y acogidos plenamente por nuestro Tribunal Supremo en esta Sentencia:
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- El titular de una marca no puede impedir la mera importación de productos originales dentro del EEE en régimen de tránsito o depósito aduanero.
- No obstante, el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o venta de estas mercancías en depósito o si, necesariamente, implican que se vayan a comercializar en la EEE.
- En tal caso, será el titular de la marca el que deba probar, aunque sea mediante indicios, que los productos se iban a comercializar en el EEE. La Sentencia admite que esta prueba sea a través de indicios.
Si bien esta sentencia sigue la jurisprudencia asentada desde la citada sentencia Colgate, implica para el titular de la marca cierto “alivio” en cuanto a la carga de la prueba del tercer punto, al permitir que se pruebe no con prueba directa, sino a través de indicios, que la demandada supiera que el destino de la mercancía importada va a ser el EEE. Partiendo de estos indicios, tendrá que ser el demandado quien contradiga esta prueba, demostrando que su oferta y venta de productos tenía un destino distinto al territorio del EEE, algo que, en este caso, no se produce.
