No son pocos los casos en materia de propiedad industrial por los que la empresa danesa de juguetes Lego ha acabado en los tribunales europeos. Sobre el último de ellos, en el que se enfrentaba a la juguetera alemana Delta Sport Handelskontor GmbH, el Tribunal General de la UE (TGUE) dictaba sentencia recientemente.
A diferencia de las tres ocasiones anteriores en los que el litigio lo causaba un asunto de marcas, en este último el procedimiento se ha decidido sobre una materia de diseños. Sin embargo, como veremos, en todos ellos se pone sobre la mesa la relación de ambas figuras de protección con su función técnica, un tema en el que los límites se van definiendo a base de jurisprudencia de la que esta reciente sentencia ya forma parte.
Antecedentes: el registro del diseño de un bloque
En 2010, Lego A/S registró el diseño comunitario nº. 001664368-0006 (Elementos de construcción pertenecientes a un juego de construcciones).
Caso Lego Megablocks
Seis años más tarde, en diciembre de 2016, la empresa Delta Sport Handelskontor GmbH solicitó ante la EUIPO (Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE) la nulidad de ese diseño por considerar que todos los elementos de su apariencia vienen dictados únicamente por la función técnica del producto y, por tanto, tendrían que estar excluidos de protección porque únicamente sirven para interconectar las piezas.
En su escrito citaba además como precedente una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que también Lego fue parte (sentencia del TJUE de 14/09/2010, C-48/09 P), pero, en ese caso, en materia de marcas.
En aquella ocasión, la multinacional del juguete había registrado como signo tridimensional un bloque de construcción de color rojo y el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, dictaminó que los ladrillos encajables de Lego no pueden distinguirse de otros similares y que, además, sus características estaban determinadas por su función técnica.
En el caso que analizamos en este artículo, Lego rechazó los argumentos de Delta alegando que el precedente citado era en materia de marcas y que algunas características del diseño, aunque funcionales, podían variar mucho en cuanto a tamaño.
La Oficina, en primera instancia, desestimó la solicitud de nulidad razonando que la función técnica del diseño comunitario alegada por Delta no era el único factor que confería al diseño comunitario su apariencia y que existían otros elementos, como la forma rectangular, la forma redonda de las partes que sobresalen y su posición.
Tras esa decisión, Delta recurrió ante la Cámara de Recursos de la EUIPO, que lo estimó y consideró nulo el diseño de Lego por comprender únicamente elementos funcionales y, además, consideró aplicable lo expuesto en la sentencia de 2010.
Sentencia del TGUE
El 24 de marzo de 2020, el Tribunal General de la UE (TGUE) ha estimado el recurso que se había presentado contra la resolución de la Cámara de Recursos de la EUIPO y considera que el diseño es válido.
El TGUE hace un análisis de una excepción a la prohibición de registro de los elementos puramente funcionales en un dibujo o modelo y considera que las conexiones o ajustes mecánicos presentes en productos modulares, como los que nos ocupan, pueden constituir rasgos característicos de estos productos y ser un activo fundamental o una ventaja esencial para su comercialización. Por esa razón, podrán merecer protección bajo la normativa aplicable.
La clave: todas y cada una de sus características responden o no a una función técnica
En cualquier caso, la relevancia de esta sentencia está relacionada con el hecho de que el TGUE se reafirme en que, para que un diseño se considere nulo como en el caso que nos ocupa, todas y cada una de sus características deben responder a una función técnica (algo que, además, debe probar quien solicita la nulidad).
Esta misma postura fue la que el tribunal adoptó en la sentencia Doceram (Asunto C-395/16) para un caso de marcas. En aquella ocasión interpretaba de modo estricto las causas de nulidad del artículo 8 del Reglamento de la Marca de la UE y consideraba que todas y cada una de las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, para lo cual han de valorarse las circunstancias objetivas en cada caso.
En el asunto que ha enfrentado a Lego con Delta hay un aspecto que no valoró la Sala de Recurso, ni lo ha alegado ni probado Delta: ese aspecto es el hecho de que el bloque en la fila de 4 salientes tenga una superficie plana por los lados, y eso constituye una característica de apariencia del producto.
Dado que, como decíamos, todas y cada una de las características deben presentar una función técnica y esa en concreto no se ha valorado en las instancias previas, el TGUE no ha validado la decisión de anular el modelo comunitario.
Esta sentencia nos hace recordar también otra sobre el cubo de Rubik de 2019 (Asunto T‑601/17), en las que se denegó el registro de marcas tridimensionales por considerar el tribunal que los respectivos signos distintivos (Cubo de Rubik, respectivamente) no eran protegibles como marcas por ser formas necesarias para obtener un resultado técnico.
Podríamos pensar que las sentencias anteriores – cubo de Rubik y Lego – son contradictorias en cierto modo, pero deberíamos tener en cuenta que una se refiere a marcas (Rubik) y en la sentencia que estamos valorando estamos ante diseños, que tienen una diferente regulación. Aunque la prohibición de registro de marcas/diseños con resultado técnico se contiene en ambas regulaciones, cada derecho tiene unos requisitos, funciones y características particulares.
En cualquier caso, esta sentencia en la que el TGUE le da la razón a Lego admite recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Habrá que ver si el asunto llega también a esa sala.
Laura es abogada especializada en propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías desde 2002 y es la responsable de nuestro departamento Legal y de Litigios. Tiene amplia experiencia en las áreas civil y mercantil y, más concretamente, en el asesoramiento legal relativo a la protección de los activos intangibles (patentes, modelos de utilidad, diseños, secretos empresariales, marcas derechos de autor y nuevas tecnologías). En particular, Laura asesora en la redacción y negociación de todo tipo de acuerdos sobre activos intangibles e interviene en procedimientos judiciales en materia de propiedad industrial e intelectual y competencia desleal.
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