Según los últimos datos publicados por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 2020 la Oficina de Patentes China fue la que más solicitudes de patente recibió de todas las del mundo, con un 45,7% del total.
De hecho, China sigue siendo el segundo país extranjero (entendiendo, por tanto, fuera de España y de Europa), en el que el sector innovador español solicita más patentes, sólo por detrás de Estados Unidos. En 2020, las empresas y organismos nacionales registraron 406 solicitudes, de las que, previsiblemente, muchas pasarán a engrosar la lista de cerca de 1500 patentes españolas en vigor en el país asiático.
Obtener la exclusividad para utilizar una invención en un mercado con millones de personas es una razón comercial suficiente para la internacionalización de la protección en China, pero no la única. La República Popular, a día de hoy, ya se ha convertido en uno de los líderes globales en I+D y en solicitudes de patente internacionales, lo que, sumado a su enorme capacidad de producción la convierten, desde un punto de vista estratégico, en un territorio imprescindible para proteger la propiedad industrial (PI).
Por ello, en este artículo nos adentramos en su sistema de patentes y analizamos muchas de las similitudes y diferencias con respecto a lo que se ha establecido en Occidente.
Protección de la propiedad industrial en China: tarde, pero con una rápida evolución
No podemos hablar de PI en China sin hacer un breve repaso histórico. En el país comunista, la primera ley de patentes moderna entró en vigor en 1985, es decir, bastante tarde si lo comparamos con el contexto internacional. El principal motivo para tan tardía regulación es que durante muchos años, antes de la apertura económica china del 78 y, sobre todo, durante esos años duros de la Revolución Cultural, las invenciones y el derecho a su explotación pertenecían al Estado.
Pese a la tardía entrada en vigor de la primera ley de patentes, su evolución ha sido muy rápida. De hecho, a día de hoy la ley ya ha experimentado cuatro reformas. La última entró en vigor el 1 de junio de 2021 y de ella hablaremos un poco más adelante.
A esa misma velocidad han evolucionado otros aspectos de la PI en China. Otro ejemplo es que el primer cuerpo judicial especializado en PI se crea en Pekín en 2014. A día de hoy, sólo siete años después, el país asiático cuenta ya con 18 juzgados y 4 tribunales especializados en PI y, sobre todo y muy importante, una cámara del Tribunal Supremo especializada en exclusiva en esta materia. Todo ello se traduce en procedimientos administrativos y judiciales de mucho mayor rigor y calidad para las empresas que hacen uso del sistema de patentes.
Otro indicador muy visual y diagnóstico es la evolución del número de solicitudes de patente en China: frente a las 300 mil de 2010, impacta el millón trescientas mil de 2019. El país oriental es, además, el mayor usuario del sistema PCT con 68.720 solicitudes en 2020, muy por encima de EEUU (59.230) y Japón (50.520).
Como se puede observar, en los últimos diez años la PI ha explotado en China y ya se la reconoce como una de las cinco jurisdicciones de referencia en esta materia, junto con Estados Unidos, Europa, Japón y Corea. Esta contundente apuesta de China por la PI rompe definitivamente con su cuestionable reputación de antaño.
Convenios y tratados de propiedad industrial
China es en la actualidad firmante de los principales acuerdos y tratados en materia de PI: el Convenio de París, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado de Budapest.
Hong Kong, Macao y Taiwán
Por otro lado, hay que destacar también que la solicitud de patente china, aunque cubre a través de un registro un mercado de más de mil millones de personas, no cubre tres áreas interesantes por su desarrollo económico:
- Hong Kong
- Macao
- Taiwán
Debe tenerse especial cuidado a la hora de proteger por patente en Taiwán. Si bien a Hong Kong y Macao se puede acceder a través de una simple extensión (trámite administrativo) de la solicitud de patente china, esta no puede extenderse a Taiwán, con el agravante añadido de que Taiwán no es firmante del PCT. Por lo tanto, si el mercado taiwanés es comercialmente atractivo y se quiere tener la tecnología protegida en el mismo, deberá necesariamente solicitarse dicha protección en este país dentro de los 12 meses desde que se presentó el primer registro de la familia (y que suele ser una solicitud española o europea). A modo de ejemplo, Taiwán es líder mundial en el campo de los semiconductores.
Plazos de protección de las patentes chinas y modelos de utilidad
La duración de la patente en China es, como en casi todos los países, de 20 años.
Sin embargo, tras la entrada en vigor el 1 junio de 2021 de la cuarta reforma que comentábamos al inicio de este artículo, son aplicables dos mecanismos para extender dicha duración de la patente:
- Patent Term Adjustment (PTA): aplica a cualquier invención independientemente del campo técnico. Este mecanismo compensa al solicitante por demoras en el trámite de concesión de la patente que hayan sido provocadas por la Oficina de Patentes. Una vez que se solicita, la Oficina puede agregar los días que considere oportuno a los 20 años habituales.
- Patent Term Extension (PTE): es el equivalente a los Suplementary Protection Certificates en Europa (SPC – denominados Certificados Complementarios de Protección o CCP en España). Aplica a las invenciones farmacéuticas y su propósito es compensar la pérdida de tiempo de monopolio sobre un Active Pharmaceutical Ingredient (API) en el mercado provocada por demoras en la emisión de su autorización de comercialización. A través de este mecanismo se puede optar a un máximo de 5 años de extensión de la protección del API objeto de la patente. La patente puede ser de producto, método o uso médico, siempre relacionados con el API, y debe ser la primera vez que dicho API recibe una autorización de comercialización en el país asiático.
En China, al igual que en España, existe también la figura del modelo de utilidad y, además, su uso está muy extendido. Allí la duración también es de 10 años, tampoco cubre los procedimientos, y como antiguamente en España, protege la ingeniería, pero no la ciencia.
Tiempos de tramitación
Tener en cuenta los tiempos de tramitación es muy importante de cara a una eficiente estrategia de protección de una invención. La siguiente tabla resume los principales plazos con los que se juega en China.
Cabe destacar dos mecanismos particulares de la tramitación en China que no observamos en otras jurisdicciones tradicionalmente referentes, como pueden ser Europa o Estados Unidos.
La primera es la posibilidad de extender el plazo para entrar en fase nacional china de 30 a 32 meses desde la fecha de prioridad mediante el pago de una pequeña tasa administrativa. Dado que una entrada en fase nacional supone un buen número de trámites administrativos, entre los que destaca la presentación de una traducción al chino del texto de patente, esta extensión puede ser de gran ayuda si la decisión de proteger por patente en China se ha tomado tarde por cuestiones comerciales, económicas, o de otra índole.
La segunda es la posibilidad de decelerar la tramitación de manera sustancial y económica. Existen casos en los que esto puede suponer una herramienta de gran valor estratégico, primordialmente cuando el solicitante no tiene grandes esperanzas de que se conceda una patente. En tales casos, la incertidumbre legal que genera en terceros una solicitud de patente sin resolverse (es decir sin concederse o rechazarse) tiene un poder disuasorio muy importante, ya que dichos terceros no se aventurarán a practicar la invención objeto de la solicitud de patente en el mercado hasta tener ciertas garantías de que no se concederá el derecho de patente y, por tanto, de que no se infringirá. Si se aplican todos los mecanismos de deceleración disponibles arriba reproducidos, el solicitante puede plantarse tranquilamente en los ocho años post-prioridad sin que la Oficina de Patentes China haya resuelto el caso.
Aspectos sustantivos reseñables de la patentabilidad en China
Es interesante apuntar aquí que la Ley de Patentes China, en lo que a su práctica pre-concesión se refiere, está modelada sobre el Convenio la Patente Europea. De hecho, cuando en 1985 entró en vigor la primera ley de patentes, se estableció también un convenio entre la Oficina China y la Europea según el cual los examinadores chinos podían formarse en la Oficina Europea de Patentes. Unos 2000 examinadores chinos aprovecharon esta oportunidad.
Así, podemos afirmar que, en términos sustantivos, en especial en lo relativo a la novedad y actividad inventiva, la práctica europea y la china son bastante parecidas y, si bien es cierto que en las áreas científicas hay matices diferenciales en los que entraremos más abajo, en los campos técnicos más ingenieriles, la similitud es reseñable. Por otra parte, el análisis de actividad inventiva sigue un esquema casi calcado al Problem-solution approach europeo, en el que el efecto técnico descubierto por el solicitante (y no otra motivación) guía el veredicto de actividad inventiva. En este sentido, la práctica china es más cercana a la europea de lo que lo es la estadounidense.
En donde sí que se observa divergencia entre la práctica china y la europea o estadounidense es en el nivel de generalización de la protección permisible. Como se sabe, uno de los trabajos del agente de patentes a la hora de redactar una solicitud consiste en reivindicar de una forma razonablemente amplia el descubrimiento específico obtenido en el laboratorio por el solicitante, para tratar así de maximizar el alcance de protección que confiera la futura patente. Dependiendo del país, el nivel de generalización que se considera razonable varía, y en China es menor que en Europa o EE.UU. Así, no es infrecuente que, en una misma familia de patentes, la patente china abarque menos materia que el registro correspondiente en las mencionadas jurisdicciones occidentales.
Usos médicos y de diagnóstico
En cuanto a los usos médicos y de diagnóstico, en China se sigue el llamado formato suizo, es decir, lo que se puede proteger es el uso de un ingrediente farmacéutico para la fabricación de un producto destinado a un uso médico concreto, y no directamente el uso médico del ingrediente farmacéutico.
Imaginemos que el ibuprofeno ya se conoce, pero que descubrimos que sirve para tratar la diabetes. En China se podría proteger ese nuevo uso con una reivindicación del tipo “uso del ibuprofeno para la fabricación de un medicamento destinado a tratar la diabetes”.
Pese a que en Europa y EE.UU. los usos médicos se protegen a través de un redactado diferente, en esencia las tres jurisdicciones permiten proteger el descubrimiento de usar un fármaco ya conocido contra una nueva enfermedad.
Ahora bien, la situación cambia cuando la invención no reside en tratar una nueva enfermedad, sino en los llamados usos médicos adicionales. Hablamos de uso médico adicional cuando ya se conoce un determinado compuesto y su uso en una enfermedad concreta, y la invención radica en algún otro aspecto como, por ejemplo, en el grupo de pacientes a tratar, el régimen de administración o, incluso, más frecuentemente, en la vía de administración del fármaco.
En Europa y EE.UU. estas invenciones representan materia patentable, pero en China existe un matiz: para que este tipo de invenciones sean patentables tienen que afectar al proceso de fabricación, lo cual tiene su sentido si consideramos que es lo que se está reivindicando, al fin y al cabo.
Esto supone que la forma final del producto o medicamento debe ser diferente. En los dos primeros escenarios arriba descritos es probable que el fármaco administrado con un nuevo régimen de administración (p.ej. tres veces por semana) o a un nuevo grupo o subgrupo de pacientes (p.ej. pacientes con un cierto gen mutado) no varíe sustancialmente con respecto al anteriormente empleado en el estado de la técnica. En estos casos no será posible obtener una patente en China. En el tercer escenario arriba planteado, las opciones de obtener una patente son mayores dado que el cambio en la vía de administración (p.ej. oral vs inhalación) suele traer consigo una alteración de la forma del medicamento.
Aportación de datos experimentales post-presentación
La aportación de datos experimentales obtenidos después de la presentación de la solicitud de la patente para defender su concesión es práctica habitual, sobre todo en el ámbito científico. El asunto es de tal importancia que fue uno de los principales puntos tratados en el Acuerdo Comercial alcanzado entre China y EE.UU. justo antes de la pandemia.
El motivo es que en China, históricamente, la aceptación de dichos datos post-presentación no era posible o lo era en circunstancias muy estrictas. Tanto la posición de China, basada en la obligación de contar con el descubrimiento patentable y evidencia que lo respalde en el momento de solicitar una patente; como la posición en Europa o EE.UU., más flexible con el solicitante; se basan en criterios técnicos, legales y sociopolíticos complejos que se salen del objeto del presente artículo.
A raíz del mencionado acuerdo entre China y EE.UU., en enero de 2021 se modificaron las Directrices de Examen chinas y los examinadores pasaron a estar obligados a estudiar esos ensayos adicionales de cara a que el solicitante pueda demostrar suficiencia descriptiva o actividad inventiva. Sin embargo, la redacción de las Directrices astutamente circunviene esta obligación “impuesta” por el Acuerdo y exige que el problema técnico objetivo con el que se relacionan dichos nuevos datos experimentales debe estar muy concisamente descrito en el texto original. Este requisito es, en la práctica, casi imposible de cumplir porque el investigador, en el momento de presentar la solicitud de patente, no habrá podido prever ese efecto técnico y, por tanto, no habrá podido describirlo.
Como punto de comparación, las Directrices de Examen europeas establecen que el problema técnico objetivo con el que se relacionan los nuevos datos experimentales debe estar implícito o relacionado con el problema técnico sugerido en el texto de patente.
Volviendo al ejemplo anterior, si se descubre que el ibuprofeno sirve para tratar la diabetes y el texto de patente solo habla de esta actividad, en China será prácticamente imposible alcanzar la patentabilidad a través de ensayos presentados a posteriori que demuestren la menor toxicidad del ibuprofeno frente a fármacos relacionados, dado que el texto de patente original no hablaba de toxicidad. En Europa, sí sería posible basar la patentabilidad en la menor toxicidad, porque se entiende que la actividad farmacéutica y la toxicidad son aspectos que el experto en la materia siempre analizaría en el contexto de un nuevo uso médico.
En definitiva, nuestras recomendaciones de cara a proteger por patente en China siguen siendo las mismas de siempre:
- incluir todos los ensayos posibles en el texto de patente original; y
- en el momento de redactar el texto de la solicitud, trasladar al agente de patentes con el que se trabaje, en el mayor detalle posible, cualquier indicio de ventaja técnica, para que pueda así reflejarlo en el texto de patente.
Procedimientos post-concesión
A diferencia de lo que ocurre en Europa, en China no existe un procedimiento de oposición ante la Oficina de Patentes y otro procedimiento de nulidad ante los tribunales, sino que se unifica todo en un solo procedimiento de invalidación ante el Panel de Re-examen de la Oficina de Patentes. Se trata de un cuerpo técnico-judicial independiente, similar a la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. Para iniciar el procedimiento de invalidación no hay límite de tiempo.
Otro aspecto interesante es que, a diferencia de en Europa, es muy difícil para el titular de una patente limitar sus propias reivindicaciones después de la concesión. La única manera para limitar esas reivindicaciones propias es cuando un tercero inicia un procedimiento de invalidación contra la patente, pero solamente procede la modificación de las reivindicaciones si da respuesta a una objeción del tercero y solamente si se trata de una eliminación o combinación de las reivindicaciones concedidas.
Por tanto, incluso en este escenario, el margen de maniobra es muy estrecho.
En cuanto a las observaciones de terceros, en China sí que existen, pero sólo durante la etapa de tramitación, y no tras concesión. Sin embargo, la objeciones no se limitan a ciertos requisitos de patentabilidad pre-establecidos como en otros países, sino que pueden dirigirse contra cualquier aspecto de la ley que el tercero considere no se está cumpliendo.
Hacer valer las patentes chinas: ¿difícil?
Ciertamente, podemos decir que en un pasado las indemnizaciones por infringir los derechos de propiedad industrial de terceros salían baratas. Sin embargo, en los últimos años las posibilidades para hacer valer las patentes chinas son similares a las de otras jurisdicciones occidentales.
Como muestra de ello cabe mencionar que las indemnizaciones por infracción de derechos de PI han crecido exponencialmente en los últimos diez años y que, además, el cálculo de las compensaciones que abonan los infractores también ha cambiado. Anteriormente, para determinar la cuantía, los jueces chinos escuchaban a las partes y hacían una estimación. Sin embargo, a día de hoy, la justicia china tiene capacidad de exigir que el presunto infractor se someta a un peritaje contable con el que se evalúe el beneficio económico que ha obtenido y, en el caso de que se niegue a ello, la posición del tribunal será otorgar la indemnización que reclama el titular de la patente.
Creemos que ambos apuntes permiten superar ya esa idea de antaño de que solicitar una patente china no merece la pena porque es muy difícil hacer valer los derechos de propiedad industrial en aquel país. La realidad es que China ya no es un país que copia, sino que investiga, y que, además, quiere liderar la innovación, y sabe que sin un sólido sistema de PI nunca podrá alcanzar un reconocimiento internacional en este sentido.
En definitiva, teniendo en cuenta la meteórica evolución del sistema de PI chino en la última década, para muchos sectores, solicitar la concesión de una patente en el país asiático resulta prácticamente imprescindible.
