Publicar vs patentar: ¿son los criterios muy diferentes?

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Los esquemas en investigación están cambiando debido a los rápidos avances en la tecnología. La cultura de “publicar o perecer”, a pesar de su connotación negativa, puede estar ayudando a difundir la ciencia más rápido que nunca, a la vez que confiere al grupo de investigación un reconocimiento con respecto a la “prioridad” de un determinado descubrimiento.

Habitualmente, los investigadores académicos y de la industria están muy familiarizados con el proceso editorial que sigue un artículo desde el momento de presentación hasta su publicación. Sin embargo, menos conocido suele ser el proceso de solicitud de una patente, especialmente para los investigadores académicos, a pesar de que conceptos como la “novedad” y la “actividad inventiva” pueden sonarles, hasta cierto punto, sencillos e inteligibles.

¿Hasta qué punto se parecen el recorrido que sigue un artículo hasta la publicación y el procedimiento de una patente hasta su concesión? Ciertamente hay similitudes, pero es importante abordar varias diferencias fundamentales en la forma de evaluar un artículo para que sea publicado y en la de examinar una solicitud de patente, incluso cuando ciertos términos se asemejan.

En este artículo vamos a centrarnos en los tres criterios principales de patentabilidad (es decir, novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial) y los criterios editoriales equivalentes para evaluar un artículo.

¿Cuándo es una invención/artículo nueva/o?

Según el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), no se puede conceder una patente para una invención “que se haya puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación” porque la invención no cumpliría el requisito de novedad (artículo 54 del CPE). Por lo tanto, para obtener una patente europea válida, es imperativo presentar una solicitud de patente antes de divulgar una invención por cualquier medio, incluida la publicación de los resultados de la investigación en una revista o un preprint.

 En cuanto a un artículo recién enviado a una revista, se puede utilizar casi cualquier literatura científica publicada para determinar su novedad. Sin embargo, los documentos de patente publicados no suelen afectar a la novedad de un artículo científico. Por lo tanto, la “novedad” en una patente no es igual a la “novedad” en un artículo científico.

¿Cuáles son las diferencias en la evaluación de la novedad en las solicitudes de patentes/artículos?

La principal diferencia es que la novedad “editorial” suele asociarse a un sistema de revisión entre pares que determina la solidez y fiabilidad de los resultados divulgados en un artículo científico. En otras palabras, lo que se suele preguntar a la hora de valorar la novedad de un artículo es si ese contenido científico concreto ha sido sometido previamente a una revisión entre pares. Por esta razón, un preprint, una conferencia, un seminario, un póster, etc. de ese mismo investigador u otro diferente puede no afectar a la novedad de un artículo científico que se envía posteriormente a una revista. Por otro lado, en el caso de las patentes, la mera “divulgación” de una invención -con o sin revisión entre pares y del mismo o diferentes investigadores- es suficiente para impedir que alguien obtenga una patente europea para esa invención por falta de novedad.

Además, es cada vez más habitual que las revistas científicas  publiquen estudios confirmatorios y de seguimiento cuyo objeto es acumular pruebas sobre una materia conocida; sin embargo, lo más probable es que esos resultados no sean patentables ya que, seguramente, no cumplan con el artículo 54 del CPE porque la mera corroboración de los resultados mostrados anteriormente, aunque a una escala diferente, no confiere novedad. Por ejemplo, un estudio de fase III que confirme la eficacia de un medicamento para tratar una determinada enfermedad en un gran número de pacientes, aunque científicamente sea de gran importancia, desde una perspectiva de patentabilidad no sería novedoso frente al estudio preclínico anterior en un modelo animal del mismo medicamento para tratar la misma enfermedad.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se envía a una revista un artículo B después de un artículo A que aún no se ha publicado (de un grupo diferente) y ambos divulgan los mismos resultados de una investigación? Pues eso no es un impedimento para que el artículo B se envíe a los revisores y finalmente se publique, ya que el descubrimiento se trata como independiente y “simultáneo”. Incluso podría suceder que el artículo B se publique antes que el artículo A (dependiendo de la longitud y las rondas del proceso de revisión entre pares) o que solo uno o ninguno de ellos termine publicándose en la revista receptora.

En cambio, la Oficina Europea de Patentes (OEP) confiere un tratamiento especial a las solicitudes de patente europea que se hayan presentado antes de una solicitud de patente europea A sobre una materia relacionada y que se hayan publicado en la fecha de presentación de la solicitud de patente europea A o después. Estos documentos se denominan “divulgaciones del artículo 54(3)” (tomado del artículo correspondiente del CPE) o “documentos intermedios” y pueden arrebatar la novedad de parte o de la totalidad de la solicitud de patente europea, aunque el solicitante o solicitantes nunca podrían haber sabido de la existencia de estos documentos intermedios antes de su publicación.

El artículo 54(3) del CPE impide que se conceda un derecho de patente a dos solicitudes sobre una materia idéntica, mientras que no es raro que se publiquen simultáneamente dos artículos sobre la misma investigación.

Si bien puede parecer injusto que una invención no se pueda proteger por patente debido a la preexistencia de una solicitud de patente anterior no publicada y dirigida a la misma invención, debe señalarse que esa divulgación 54(3) sólo es pertinente para la evaluación de la novedad y no para la actividad inventiva. Así, en la mayoría de los casos, la novedad de una determinada solicitud de patente europea puede restablecerse haciendo simples modificaciones en las reivindicaciones para que sean diferentes de las de la divulgación 54(3) anterior; la OEP no evaluará si dicha diferencia es menor o mayor, ya que esta cuestión tiene que ver con la actividad inventiva, es decir, con la evaluación de la obviedad.

Actividad inventiva vs avance

La novedad no es la única característica necesaria para que un artículo se publique ni para que se conceda una patente.

Cuando el equipo editorial de una revista evalúa una propuesta que ha superado el obstáculo de la novedad, las siguientes preguntas serían: ¿es esta investigación oportuna y hay un “avance significativo sobre el estado de la técnica”?, ¿es una combinación trivial de elementos/pasos conocidos o, siendo así, tiene la combinación un efecto esperado?, ¿tendrá una repercusión importante o es relevante solo para un grupo de investigadores especializados?

Hay muchas más preguntas que dependen del punto de vista personal y la experiencia del editor con respecto a los criterios anteriores (que se pueden resumir como “grado de avance”) y de dónde pone ese editor el listón editorial. Cabe señalar que actualmente existen miles de revistas científicas y, aunque un artículo sea rechazado para su publicación en una revista debido a la falta de un “avance sorprendente”, podría ser apropiado para su publicación en muchas otras revistas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que hay dos partes involucradas en la publicación de un artículo: el editor y los revisores. A pesar de que los revisores generalmente se encargan de valorar los “detalles técnicos” de un artículo, su criterio puede influenciar también la evaluación editorial del avance.

En la OEP, por su parte, el criterio más parecido al “grado de avance” de un artículo se denomina “actividad inventiva” y la invención estará dotada de esta cualidad si no resulta obvia para un hipótetico experto en la materia conocedor del estado de la técnica(art. 56 EPC). El enfoque adoptado por la OEP para determinar la actividad inventiva se ha establecido en base al llamado planteamiento problema-solución. En pocas palabras, este planteamiento tiene como objetivo evaluar si cualquier diferencia entre la invención y el estado de la técnica (debe haber diferencias si se superó el obstáculo de la novedad) proporciona un efecto técnico que podría ser sugerido o insinuado por uno o más documentos de ese mismo campo. Si bien la evaluación de la novedad parece más un requisito objetivo a determinar (¿hay alguna diferencia o no?), la evaluación de la actividad inventiva tendrá un cierto sabor a subjetividad (¿es obvia la diferencia?) y la OEP podría diferir sustancialmente de otras oficinas de patentes, de la misma manera que cada revista tiene su propio listón editorial.

Aplicación industrial

El art. 57 del CPE dice: “Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial si puede fabricarse o utilizarse en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura“. Este requisito muestra el carácter técnico propio de la materia patentable y casi cualquier invención con algún tipo de aplicación y posible implementación industrial podría estar protegida por una patente.

No existe un requisito equivalente en la industria editorial, donde cualquier estudio (con o sin carácter técnico o aplicación) en cualquier campo del conocimiento puede encontrar un foro apropiado para su publicación. Por ejemplo, los estudios teóricos (por ejemplo, teorizar sobre el quark o descubrirlo) sin una utilidad práctica asociada mínimamente probada o creíble, carecerían de carácter técnico, aunque pueden ser útiles para futuras invenciones. Sin embargo, a pesar de que la aplicación industrial no es algo que requieran las revistas científicas, la mayoría de los artículos publicados en las distintas áreas técnicas cumplirían formalmente con el Art. 57 CPE. Además, cuanto mayor sea el alcance de la aplicación industrial, mayor será el impacto de un estudio y las posibilidades de que se publique en una revista de primer nivel (especialmente si está relacionado con desafíos  “prolongados” como el reciclaje/eliminación de plásticos, agua limpia, mitigación de CO2, etc.)

Conclusiones: ¿qué es lo mejor para una invención?

Puede que no siempre sea aconsejable solicitar una patente sobre una invención determinada, pero en caso de que los investigadores decidan solicitar una patente, resumimos nuestras recomendaciones a continuación:

  • En primer lugar (y lo que es más importante), asegúrese de obtener el asesoramiento y la orientación adecuados de expertos en Propiedad Industrial desde el principio. Es un área muy compleja, donde un pequeño despiste puede suponer un alto coste o, incluso, impedir la obtención de la patente. Es cierto que los agentes de patentes pueden necesitar de su ayuda para comprender ciertas cuestiones técnicas específicas, pero no se engañe cuando al ver el alto contenido técnico de una solicitud de patente tenga una falsa sensación de familiaridad: las patentes no son papers. De hecho, para ser agente de patentes es necesario al menos tanto estudio y esfuerzo como para obtener un título de ingeniería o de ciencias, es decir, es algo que va mucho más allá de simplemente saber usar términos sofisticados como “novedoso, inventivo y con aplicación industrial”.
  • Apresurarse en la redacción de una solicitud de patente para publicar lo antes posible no es una buena estrategia. El texto de una solicitud de patente en el momento de la presentación es crucial, ya que ese contenido del texto no podrá modificarse durante los 20 años en los que la patente esté en vigor. Por tanto, la información del texto original de la patente debe ser exhaustiva y, en términos de evidencia experimental, aunque solo se necesiten unas pocas pruebas experimentales representativas (en principio, sería suficiente solo una forma de llevar a cabo la invención), estas deben estar bien orientadas. Por ejemplo, un experimento in vitro llevado a cabo en la campana extractora de su propio laboratorio que se centre en reproducir lo que su agente de patentes haya identificado como la invención puede tener un peso mucho mayor para obtener la patente que un estudio a gran escala realizado en una universidad o en una institución de investigación de primer nivel que, a pesar de ser sólido y convincente para los revisores, no demuestre las características específicas identificadas como la invención por su agente de patentes.
  • Después de presentar la solicitud de patente, es posible que se requieran más datos experimentales para futuros procedimientos, así que trate de asegurarse de que tiene una capacidad mínima para generar esos datos en el futuro y poder colaborar así con su asesor de PI durante la tramitación ante las oficinas de patentes correspondientes. También tenga en cuenta que los requisitos formales, como la firma de documentos, pueden necesitarse en el futuro.
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