Autor: Patricia Guillén
El Tribunal de l’entreprise de Liège (Bélgica) está conociendo de un litigio entre la empresa de bicicletas urbanas plegables Brompton Bicycle Ltd y una de sus competidoras, la empresa coreana Chedech / Get2Get. Esta última está comercializando en Bélgica una bicicleta muy similar a las conocidas Brompton y la compañía inglesa considera que infringe sus derechos de propiedad intelectual.
En la actualidad Brompton es el primer fabricante de bicicletas de Inglaterra, factura más de 37 millones de euros y, aunque en España no estamos a la cabeza de la movilidad en bicicleta, se calcula que unas 25.000 bicicletas Brompton recorren las calles de las ciudades españolas.
Hay que tener en cuenta que Brompton Bicycle decidió proteger mediante patente la bicicleta Brompton y, en particular, su sistema de plegado. Para ello, solicitó el 3 de octubre de 1979 una patente europea (EP0026800) que posteriormente fue validada en Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos.
Tras los 20 años de protección, la patente expiró y el sistema entró en dominio público, pero la popularidad de esta bicicleta sigue creciendo cada día.
Expirada la patente, ¿puede Brompton impedir que se reproduzca su modelo de bicicleta?
En principio no podría impedirlo, al menos en lo relativo a la invención reivindicada en la solicitud de patente, es decir, al sistema de plegado. Sin embargo, si la bicicleta en su totalidad o parte de su configuración es original, quedaría protegida por el sistema de derechos de autor. Por tanto, se podría impedir su reproducción no autorizada hasta 70 años después de la muerte de su autor. Y así es como lo entiende Brompton y su creador Andrew Ritchie, que en la actualidad tiene 73 años.
Desde 1987, Brompton Bicycle Ltd comercializa la bicicleta Brompton con la siguiente apariencia externa:
En sus más de treinta años de historia, la bicicleta Brompton y su creador han recibido distintos premios de diseño y ha sido expuesta en distintos museos como el Museo de Arte Moderno de Ámsterdam (Stedelijk Museum Amsterdam).
Una controversia con antecedentes: la originalidad de la Brompton cuestionada de nuevo
Este tribunal belga no es el primero que se enfrenta a un caso similar, ya que la originalidad de la bicicleta Brompton ha sido objeto de distintos pronunciamientos en varios países y, entre ellos, en España.
El Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid en su sentencia 41/2010 de 10 de febrero resolvió un litigio por infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la bicicleta Brompton y consideró que, aunque la patente EP0026800 nunca había sido validada en España, era necesario comprobar si la forma de la bicicleta Brompton venía impuesta por su función técnica. Es decir, si las funciones de plegabilidad y compactabilidad imponían esa forma externa o si, por el contrario, la configuración y dimensiones de la barra longitudinal arqueada, la separación de las ruedas, su tamaño y la forma del manillar eran sustituibles sin perder funcionalidad.
Finalmente, la sentencia española concluyó que la forma estética de la bicicleta no venía determinada por las funciones técnicas de plegabilidad y compactabilidad. El juzgado determinó que era susceptible de protección bajo el sistema de propiedad intelectual, de conformidad con el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Además estimó la infracción de los derechos de autor de Brompton Bicycle.
Pues bien, con las particularidades propias del caso concreto, el tribunal belga se encuentra en una situación similar a la que tuvo que enfrentar el Juzgado Mercantil español. Por ello, corresponde al tribunal belga determinar –como presupuesto para poder resolver sobre el litigio– la posibilidad de que la bicicleta Brompton sea susceptible de protección bajo la ley nacional aplicable, la cual tiene su fundamento en la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor.
La trascendencia de las cuestiones prejudiciales en el Derecho de la UE
Como es sabido, los tribunales de los Estados Miembros de la Unión Europea que tengan dudas de interpretación sobre normativa de la Unión Europea tienen la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En estas situaciones, el TJUE no entra a resolver el fondo del asunto ya que no tiene jurisdicción ni competencia para ello, sino que se limita a proporcionar las pautas interpretativas del derecho que debe aplicar el Juez nacional.
Precisamente, así lo hizo el tribunal belga el cual elevó en junio de 2018 una cuestión prejudicial en la que solicitó al TJUE que interpretara, en relación con los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29/CE:
- si se excluyen los derechos de exclusiva reconocidos a los titulares de derechos de autor respecto de las «obras cuya forma sea necesaria para lograr un resultado técnico»; y
- si para valorar qué forma es «necesaria para lograr un resultado técnico» deben tenerse en cuenta:
– la existencia de una patente anterior, ya caducada, sobre el procedimiento que permite llegar al resultado técnico deseado,
– la existencia de otras formas posibles que permitan alcanzar el mismo resultado técnico,
– la eficacia de la forma para obtener dicho resultado, y
– la voluntad del presunto infractor de conseguir dicho resultado.
La opinión del Abogado General en el Asunto C-833/18
En el marco del procedimiento ante el TJUE, una vez que se formularon las observaciones escritas y se celebró la vista, el Abogado General ha formulado el 6 de febrero de 2020 las Conclusiones (Asunto C-833/18) en las que propone al TJUE cómo considera que debe darse respuesta a la cuestión prejudicial elevada.
En cuanto a la primera pregunta, el Abogado General considera que cuando las razones técnicas anulan prácticamente el margen de creatividad no habrá lugar para la protección vía derechos de autor por falta de originalidad. Es decir, si la función técnica goza de una preponderancia absoluta, de manera que la apariencia o forma está «predeterminada», «impuesta», «dictada exclusivamente» o «condicionada» por dicha función técnica, la protección por la vía de los derechos de autor quedará excluida.
En segundo lugar, respecto de los criterios para valorar si la forma es «necesaria para lograr un resultado técnico» el Abogado General considera lo siguiente:
Patente caducada
La patente (caducada) puede servir para dilucidar si la forma del producto venía impuesta por condicionantes técnicas. Aunque el abogado no entra a valorarlo (ni debe hacerlo) es importante destacar que la patente protegía únicamente el sistema de plegado de la bicicleta Brompton (apartado 80 Conclusiones).
Soluciones alternativas
Son irrelevantes las soluciones alternativas para dilucidar la relación de exclusividad entre las características de la apariencia y la función técnicas del producto, si bien la existencia de soluciones alternativas es un elemento apto para reconocer un margen a la creación intelectual que conduzca al mismo resultado técnico (apartado 83 Conclusiones, por remisión a la Sentencia DOCERAM, Asunto C‑395/16). Es decir, puede ser relevante que la forma elegida incorpore elementos no funcionales importantes, que obedezcan a una elección libre de su autor.
Resultado técnico
A efectos de valorar la infracción de derechos de propiedad intelectual, no es relevante la voluntad del presunto infractor de conseguir el mismo resultado técnico. No obstante, la voluntad de conseguir un resultado técnico puede apreciarse al valorar la relación entre forma y funcionalidad (apartado 89 y 90 Conclusiones).
Criterios
Los criterios para valorar la relación de exclusividad entre la apariencia de producto y su resultado técnico no se agotan en los analizados y no resulta adecuado hacer una enumeración de los mismos (exhaustiva o no) ya que ello depende a criterios de naturaleza fáctica y no es posible determinarlos a priori (apartado 99 Conclusiones).
Al fin, la esperada respuesta del TJUE
El Tribunal ha considerado en su reciente sentencia de 11 de junio de 2020 (Asunto C-833/18) que la forma de la bicicleta es necesaria para obtener un resultado técnico (párrafo 29). Sin embargo, esta consideración no impide que el producto en cuestión pueda ser considerado una «obra» protegible por propiedad intelectual y, por tanto, que el autor y sus causahabientes puedan gozar de los derechos de exclusiva reconocidos en los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29/CE.
El TJUE considera que los productos cuya forma es necesaria para obtener un resultado técnico pueden protegerse por derecho de autor en la medida en que constituyan una «obra original resultante de una creación intelectual». Esto será considerado así cuando dicha forma sea la expresión de la «capacidad creativa» del autor, el cual tiene que haber creado el referido producto «adoptando decisiones libres y creativas», de forma que la elección de dicha forma refleje su personalidad. El Tribunal es claro al matizar que no será susceptible de esta protección aquel producto cuya forma venga únicamente dictada por su función técnica (párrafo 33)
Así, vemos que, sin apartarse en esencia de la línea argumental del Abogado General (Conclusiones Asunto C-833/18), el TJUE pasa el testigo a los tribunales nacionales, sentando los siguientes criterios:
-La existencia de una patente anterior (ya caducada en este caso) y la eficacia de la forma para llegar al mismo resultado técnico, únicamente habrán de tenerse en cuenta «si ponen de manifiesto las consideraciones que han fundamentado la elección de la forma del producto de que se trata» (párr. 36).
-A la hora de apreciar los factores que guiaron la decisión del creador, no es determinante el hecho de que existan soluciones alternativas para llegar al mismo resultado técnico. Si bien, esto permitirá constatar que existía la posibilidad de decisión. Y, añade el Tribunal. que: «la voluntad del supuesto infractor [de conseguir el mismo resultado técnico] resulta irrelevante en el marco de dicha apreciación» (párr. 35).
Una vez más, el TJUE deja un amplio margen interpretativo a los órganos jurisdiccionales nacionales. Estos seguirán asumiendo la importante tarea de determinar, en cada caso concreto, los límites y compatibilidad entre la propiedad intelectual y los diferentes derechos de propiedad industrial.
